知的財産高等裁判所第2部（清水響裁判長）は、本年（令和5年/2023年）10月5日、特許無効審判において新規事項の追加を理由に認められなかった「除くクレーム」にかかる訂正について、新規事項の追加には当たらないとの判断をし、審決を取り消す判決をしました。

訂正の内容は、組成物の発明について、明細書に記載のない物質を一定量以上含まれる構成を除外するものでしたが、特許庁は、同物質が一定量未満含まれることについて明細書の開示も技術常識もないことから、新たな技術的事項を導入するものであるとの判断をしていました。判決は、同訂正は、同物質が一定量以上含まれないことを明示するものではあっても、同物質が一定量未満含まれることについて明示するものではないから、新たな技術的事項を導入するものとはいえないとしています。

除くクレームと新規事項の関係に関しては、本ウェブサイトにおいて、拒絶査定不服審判における補正との関係、特許無効審判の審決に対する判決の拘束力との関係、特許異議申立における訂正との関係についてそれぞれ取り上げてきましたが、本件も実務上参考になるため、紹介します。

判決全文はこちら

ポイント

骨子

  • 本件明細書等にはＨＣＦＣ－２２５ｃｂに係る記載は全くないものの、・・・本件発明１に係る特許請求の範囲の記載は、その文言上、ＨＦＯ－１２３４ｙｆと、ＨＦＣ－２５４ｅｂと、ＨＦＣ－２４５ｃｂを含む限り、それ以外のいかなる物質をも含み得る組成物を意味するものと解されるものである。そして、本件訂正により、「ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを１重量％以上で含有する組成物を除く」と特定されたことをもって、本件訂正発明１には、ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを１重量％以上で含有する組成物が含まれないことが明示されたということはできるものの、本件訂正発明１が、ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを１重量％未満で含有する組成物であることが明示されたということはできない。したがって、本件訂正は、当初技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものというべきである。
  • 被告は、本件訂正は、甲４発明と同一である部分を除外する訂正とはいえず、除くクレームによって「特許出願に係る発明のうち先願発明と同一である部分を除外する訂正」になっていないから認められないと主張する。しかしながら、特許法１３４条の２第１項に基づき特許請求の範囲を訂正するときは、願書に添付した明細書、特許請求の範囲または図面に記載した事項の範囲内でしなければならず、実質上、特許請求の範囲を拡張し、変更するものであってはならないとされている（同条９項、同法１２６条５項及び６項）が、それ以上に先願発明と同一である部分のみを除外することや、当該特許出願前に公知であった先行技術と同一である部分のみを除外することは要件とされていない。そして、訂正が、「明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において」行われた場合、すなわち、当初技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるときは、当該訂正によって第三者に不測の損害をおよぼすとは考え難いから、同項に規定する訂正要件の解釈として、被告が主張するような要件を加重することは相当ではないというべきである。
  • 被告は、除くクレームの形式で自由に訂正発明の内容を規定することは許されない旨主張しているところ、本件訂正は、・・・甲４による新規性欠如及び進歩性欠如の無効理由がある旨の審決の予告を受けてされた訂正であるが、・・・甲４には、甲４発明が記載されているのみならず、「ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを含むハロカーボン混合物から、・・ヒドロフルオロカーボンを直接的に調製する有利な方法に関する。・・この方法は相当量の該ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを他の化合物へ転化することなく行われる。」（【００１２】）、「本発明による好ましい混合物とは、化合物ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを含む混合物である。他の好ましい態様において、混合物は本質的に約１～約９９重量パーセントのＨＣＦＣ－２２５ｃｂ・・とから成る」（【００１５】）との記載があり、同各記載を踏まえると、本件訂正は、甲４に記載された発明と実質的に同一であると評価される蓋然性がある部分を除外しようとするものといえるから、本件訂正は先行技術である甲４に記載された発明とは無関係に、自由に訂正発明の内容を規定するものとはいえない。

判決概要

裁判所 知的財産高等裁判所第2部
判決言渡日 令和5年10月5日
事件番号
事件名		 令和4年（行ケ）第10125号
審決取消請求事件
対象特許
発明の名称		 特許第6585232号
「２，３－ジクロロ－１，１，１－トリフルオロプロパン、２－クロロ－１，１，１－トリフルオロプロペン、２－クロロ－１，１，１，２－テトラフルオロプロパンまたは２，３，３，３－テトラフルオロプロペンを含む組成物」
原審決 無効2020-800082号
裁判官 裁判長裁判官　清　水　　　響
裁判官　　　　浅　井　　　憲
裁判官　　　　勝　又　来未子

解説

特許法における訂正とは

訂正とは

特許出願について、特許査定を経て設定の登録があると、特許権が発生し、出願人は特許権者となります。

（特許権の設定の登録）
第六十六条　特許権は、設定の登録により発生する。
（略）

この段階で、特許権者が有する権利の内容がいったん確定しますが、特許権者は、一定の要件を充足する場合に、権利の設定後においても、願書に添付した明細書、特許請求の範囲または図面を訂正することができます。
一般的に、訂正は、権利の瑕疵を是正し、特許の有効性を維持する目的で利用されます。

訂正の手続

特許権者は、以下の特許法126条1項本文の規定に基づいて訂正審判を請求することにより、随時訂正をすることができるが原則です。

（訂正審判）
第百二十六条　特許権者は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。（略）

しかし、同条2項は、以下のとおり、特許異議申立または特許無効審判の係属中について、訂正審判の請求を制限しています。これは、特許異議申立や特許無効審判と別の手続である訂正審判で、特許異議申立や特許無効審判の審理中にその審理対象である明細書等の内容に変更があることを避けるためです。

（訂正審判）
第百二十六条　（略）
２　訂正審判は、特許異議の申立て又は特許無効審判が特許庁に係属した時からその決定又は審決（請求項ごとに申立て又は請求がされた場合にあつては、その全ての決定又は審決）が確定するまでの間は、請求することができない。
（略）

もっとも、上述のとおり、訂正は、一般に、権利の瑕疵を是正し、特許の有効性を維持するために利用されるものですので、権利の瑕疵を指摘して特許を取り消しまたは無効にする特許異議の申立てや特許無効審判の請求があった場合、しばしば訂正による対抗措置をとることが必要になります。そこで、特許法は、この場合において、訂正審判の請求は制限しつつ、特許異議申立や特許無効審判の手続の中で、訂正を行うことを可能にしています。

具体的に見ると、まず、特許法120条の5 第2項本文は、以下のとおり、取消理由通知に対する意見書の提出期間において訂正を請求することができるものとしています。

（意見書の提出等）
第百二十条の五　審判長は、取消決定をしようとするときは、特許権者及び参加人に対し、特許の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
２　特許権者は、前項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。（略）

また、特許法134条の2第１項は、以下のとおり、特許無効審判係属中のいくつかの場面で訂正を請求できることとしています。

（特許無効審判における訂正の請求）
第百三十四条の二　特許無効審判の被請求人は、前条第一項若しくは第二項、次条、第百五十三条第二項又は第百六十四条の二第二項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。（略）

具体的には、特許無効審判の被請求人（特許権者）は、以下の各時期に訂正の請求をすることができます。

  • 答弁書の提出期間（特許法134条1項）
  • 補正許可に基づく補正後の審判請求書に対する答弁書の提出期間（特許法120条2項）
  • 有効審決の取消判決確定後の指定期間（特許法134条の3）
  • 無効理由通知後の意見申立期間（特許法153条2項）
  • 審決予告後の指定期間（特許法164条の2第2項）

訂正の要件

訂正を請求できる時期は、上述のとおり、訂正審判、特許異議申立てにおける訂正請求、特許無効審判における訂正請求といった手続ごとに異なりますが、訂正が認められるための実体的要件はおおむね共通しており、①目的適合性、②新規事項追加の禁止、③権利範囲の実質的拡張・変更の禁止、④独立特許要件に分かれます。

目的適合性

訂正は、以下の特許法126条1項但書各号にあるとおり、①特許請求の範囲の減縮、②誤記・誤訳の訂正、③不明瞭記載の釈明、④請求項の間の引用の解消の4つの目的のいずれかに適合している必要があります。

（訂正審判）
第百二十六条　特許権者は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一　特許請求の範囲の減縮
二　誤記又は誤訳の訂正
三　明瞭でない記載の釈明
四　他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。
（略）

同様の規定は、同法120条の5第2項但書や同法134条の2第1項但書にもあり、3つの手続に共通する要件となっています。

新規事項追加の禁止

訂正は、以下の特許法126条5項にあるとおり、願書に添付した明細書等の記載の範囲内（特許請求の範囲の減縮や誤記または誤訳の訂正をする場合には、出願時の明細書等の記載の範囲内）でしなければならず、新規の技術事項を付加することはできません。たとえば、先行例との関係で、特許請求の範囲に記載された発明に新規性欠如の瑕疵が認められるような場合に、新たに発明特定事項を加えることによって発明の範囲を限定し、特許の維持を図ることがありますが、本要件によれば、この場合に新たに付加される発明特定事項は、出願時の明細書等に記載されたものであることが求められます。

（訂正審判）
第百二十六条　（略）
５　第一項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面（同項ただし書第二号に掲げる事項を目的とする訂正の場合にあつては、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面（外国語書面出願に係る特許にあつては、外国語書面））に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
（略）

この規定は、同法120条の5第9項1文及び同法134条の2第9項1文によって特許異議申立や特許無効審判における訂正の請求に準用されており、共通の要件となっています。

どのような場合に新規事項の追加にあたるかはしばしば訴訟等で問題になるところですが、この点についての裁判例としてしばしば引用されるのは、知財高裁（特別部）平成20年5月30日平成 18 年（行ケ）10563 号「ソルダーレジスト事件」判決です。同判決は、以下のとおり述べ、補正や訂正が新規事項の追加といえるかは、「当業者によって、明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものである」といえるか、という観点で判断すべきものとしています。

「明細書又は図面に記載した事項」とは，技術的思想の高度の創作である発明について，特許権による独占を得る前提として，第三者に対して開示されるものであるから，ここでいう「事項」とは明細書又は図面によって開示された発明に関する技術的事項であることが前提となるところ，「明細書又は図面に記載した事項」とは，当業者によって，明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり，補正が，このようにして導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものであるときは，当該補正は，「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということができる。
そして，同法１３４条２項ただし書における同様の文言についても，同様に解するべきであり，訂正が，当業者によって，明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものであるときは，当該訂正は「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということができる。

また、同判決は、以下のとおり、特許請求の範囲の減縮を目的として付加される訂正事項が明細書等に記載され、または、記載から自明の場合には、特段の事情がない限り新規事項の追加にはあたらないとしています。

もっとも，明細書又は図面に記載された事項は，通常，当該明細書又は図面によって開示された技術的思想に関するものであるから，例えば，特許請求の範囲の減縮を目的として，特許請求の範囲に限定を付加する訂正を行う場合において，付加される訂正事項が当該明細書又は図面に明示的に記載されている場合や，その記載から自明である事項である場合には，そのような訂正は，特段の事情のない限り，新たな技術的事項を導入しないものであると認められ，「明細書又は図面に記載された範囲内において」するものであるということができるのであり，実務上このような判断手法が妥当する事例が多いものと考えられる。

権利範囲の実質的拡張・変更の禁止

訂正は、以下の特許法126条6項にあるとおり、実質上権利範囲を拡張したり、変更したりするものであってはなりません。

（訂正審判）
第百二十六条　（略）
６　第一項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。
（略）

この規定も、同法120条の5第9項1文及び同法134条の2第9項1文によって特許異議申立や特許無効審判における訂正の請求に準用されており、共通の要件となっています。

独立特許要件

特許請求の範囲の減縮や誤記または誤訳の訂正をする場合、訂正後の特許請求の範囲に記載された発明が、出願時点を基準に独立して特許を受けるものであることが必要になります。不明瞭記載の釈明や引用関係の解消の場合とは異なり、特許請求の範囲の減縮や誤記または誤訳の訂正があった場合には、権利内容に実質的な変動が生じ得るため、特許の是非が検討の対象になるわけで、この要件は、独立特許要件と呼ばれます。

（訂正審判）
第百二十六条　（略）
７　第一項ただし書第一号又は第二号に掲げる事項を目的とする訂正は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。
（略）

この規定も、同法120条の5第9項1文及び同法134条の2第9項1文によって特許異議申立や特許無効審判における訂正の請求に準用されていますが、特許異議申立や特許無効審判の対象となっている請求項には適用されません。それらの請求項にかかる特許の是非は、もともと特許異議申立や特許無効審判の審理対象となっているからです。

除くクレームと新規事項

除くクレームとは

「除くクレーム」とは、請求項に記載した事項の記載表現を残したままで、請求項に係る発明に包含される一部の事項のみをその請求項に記載した事項から除外することを明示した請求項をいうものとされています（特許実用新案審査基準第IV部第2章3.3.1(4)）。

審査や特許異議申立て、特許無効審判などで先行技術文献にクレームの範囲に属する記載が発見された場合などにおいて、その先行技術文献に記載された態様をクレームから除外した結果、「除くクレーム」になるというのが一般的です。クレーム中の一定の幅のある記載からその一部の態様を除外したからといって直ちに進歩性が認められるわけではないため、「除くクレーム」による対応は、進歩性が問題にならない拡大先願要件違反（特許法29条の2）の解消の場面でよく用いられます。

除くクレームと新規事項追加の禁止

上述のとおり、除くクレームは、一般に、特許の維持を目的として、出願後に特許請求の範囲から発明の態様の一部を除外するために用いられるものであるため、除外される事項は出願時に意識されていないのが通常です。そのため、除外する事項について明細書等に記載がないことが多く、新規事項追加の禁止との関係がしばしば問題になります。

上記のソルダーレジスト事件判決も、除くクレームについて以下のとおり問題意識を示し、明細書等に具体的記載がない事項を訂正事項とする場合にも、明細書又は図面の記載によって開示された技術的事項に対して新たな技術的事項を導入しないものといえるかを検討し、新たな技術的事項を導入しないものと認められる限りにおいて、「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」する訂正といえるとしています。

（除くクレームの場合），特許権者は，特許出願時において先願発明の存在を認識していないから，当該特許出願に係る明細書又は図面には先願発明についての具体的な記載が存在しないのが通常であるが，明細書又は図面に具体的に記載されていない事項を訂正事項とする訂正についても，平成６年改正前の特許法１３４条２項ただし書が適用されることに変わりはなく，このような訂正も，明細書又は図面の記載によって開示された技術的事項に対し，新たな技術的事項を導入しないものであると認められる限り「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」する訂正であるというべきである。

なお、除くクレームと訂正要件の関係については、こちらの記事もご覧ください。

事案の概要

経緯

本件の原告は、発明の名称を「２，３－ジクロロ－１，１，１－トリフルオロプロパン、２－クロロ－１，１，１－トリフルオロプロペン、２－クロロ－１，１，１，２－テトラフルオロプロパンまたは２，３，３，３－テトラフルオロプロペンを含む組成物」とする発明について令和元年9月13日に設定登録を受けた特許第6585232号（「本件特許」）の特許権者です。

被告は、令和2年9月18日、本件特許について、特許無効審判（無効2020-800082号）を請求したところ、特許庁は、令和3年10月13日、審決の予告をし、原告は、令和4年1月17日、訂正の請求をしましたが（「本件訂正」）、特許庁は、同年8月16日、本件訂正は認められないとした上で、本件特許の全ての請求項について無効審決（「本件審決」）をしました。

この審決の取消を求めて原告が提起したのが、本訴訟です。

発明の要旨と訂正請求の内容

本件特許の特許請求の範囲の請求項1は、以下のようなものでした。

【請求項１】
ＨＦＯ－１２３４ｙｆと、ＨＦＣ－２５４ｅｂと、ＨＦＣ－２４５ｃｂと、
を含む組成物。

請求項２から７は、いずれも請求項1を引用する請求項で、請求項1の組成物の冷媒やエアロゾル噴霧剤、発泡剤としての使用や、使用方法がクレームされています。

被告は、審判において、無効理由の1つとして、新規性・進歩性の欠如を挙げ、具体的には、請求項１記載の上記発明は、国際公開第2007/086972号に記載された「ＣＦ３ＣＦ＝ＣＨ２（ＨＦＣ－１２３４ｙｆ）（１０％）、ＣＦ３ＣＦ２ＣＨ３（２０％）、ＣＦ３ＣＦＨＣＨ３（４８％）、ＨＣＦＣ－２２５ｃｂ（２０％）を含む揮発性物質」（「甲4発明」）と同一であり、請求項2ないし7にかかる発明も、甲４発明から容易に想到できたとの主張をしていました（「無効理由3」）。

これに対し、原告が求めた訂正は、以下のとおりです。

【請求項１】
ＨＦＯ－１２３４ｙｆと、ＨＦＣ－２５４ｅｂと、ＨＦＣ－２４５ｃｂと、
を含む組成物（ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを１重量％以上で含有する組成物を除く）。

審決の判断

上述のとおり、特許庁は、訂正を認めずに特許を無効とする審決をしましたが、本訴訟の判決による整理によれば、その理由は、本件発明には、HCFC-225cbを１重量％未満で含有する組成物が含まれているとは認められないことから、同物質を１重量％以上含有する組成物を除外する訂正は新たな技術的事項を導入するものとなる、というものでした。

本件訂正のような、いわゆる「除くクレーム」に数値範囲の限定を伴う訂正が新規事項を追加しないものであるというためには、「除く」対象が存在すること、すなわち、訂正前の請求項１に係る発明・・・において、「ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを１重量％以上で含有する組成物」が含まれているといえるか、または、「除く対象」が存在しないとしても、訂正後の請求項１に係る発明・・・には、「ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを１重量％未満で含有する組成物」が含まれることが明示されることになるから、本件発明１に「ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを１重量％未満で含有する組成物」が含まれているといえる必要があると解される。
しかしながら、訂正前の請求項１には、ＨＣＦＣ－２２５ｃｂについての規定はなく、請求項１を引用する請求項２～７においても、ＨＣＦＣ－２２５ｃｂについての規定はないし、本件明細書等にも、ＨＣＦＣ－２２５ｃｂについての記載を見いだすことはできず、本件発明１に「ＨＣＦＣ－２２５ｃｂ」が含まれているかどうかは判然としない。さらに、本件明細書等に記載されたいずれかの反応生成物にＨＣＦＣ－２２５ｃｂが含有されるものであるという技術常識も存在しない。
ましてや、本件明細書等には、ＨＣＦＣ－２２５ｃｂについての記載がないのであるから、その含有量については不明としかいうほかない。すなわち、本件発明１が「ＨＣＦＣ－２２５ｃｂ」を含むことは想定されていないというべきである。そうすると、本件発明１に「ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを１重量％以上で含有する組成物」が含まれているということはできないし、本件発明１に「ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを１重量％未満で含有する組成物」が含まれているということもできない。

判旨

これに対し、判決は、まず以下のとおり述べ、本件訂正によって、HCFC-225cbを１重量％以上で含有する組成物が含まれないことが明示されることにはなるものの、訂正発明が、同物質を１重量％未満で含有する組成物であることにはならないことから、新規事項の追加にはならないと判断しました。

本件明細書等にはＨＣＦＣ－２２５ｃｂに係る記載は全くないものの、・・・本件発明１に係る特許請求の範囲の記載は、その文言上、ＨＦＯ－１２３４ｙｆと、ＨＦＣ－２５４ｅｂと、ＨＦＣ－２４５ｃｂを含む限り、それ以外のいかなる物質をも含み得る組成物を意味するものと解されるものである。そして、本件訂正により、「ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを１重量％以上で含有する組成物を除く」と特定されたことをもって、本件訂正発明１には、ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを１重量％以上で含有する組成物が含まれないことが明示されたということはできるものの、本件訂正発明１が、ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを１重量％未満で含有する組成物であることが明示されたということはできない。したがって、本件訂正は、当初技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものというべきである。

また、判決は、本件訂正は引用発明と同一である部分を除外する訂正ではないから許されないとの被告の主張に対し、以下のとおり述べ、被告が主張するような事情は訂正の要件とはならないとして、この主張を排斥しました。

被告は、本件訂正は、甲４発明と同一である部分を除外する訂正とはいえず、除くクレームによって「特許出願に係る発明のうち先願発明と同一である部分を除外する訂正」になっていないから認められないと主張する。しかしながら、特許法１３４条の２第１項に基づき特許請求の範囲を訂正するときは、願書に添付した明細書、特許請求の範囲または図面に記載した事項の範囲内でしなければならず、実質上、特許請求の範囲を拡張し、変更するものであってはならないとされている（同条９項、同法１２６条５項及び６項）が、それ以上に先願発明と同一である部分のみを除外することや、当該特許出願前に公知であった先行技術と同一である部分のみを除外することは要件とされていない。そして、訂正が、「明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において」行われた場合、すなわち、当初技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるときは、当該訂正によって第三者に不測の損害をおよぼすとは考え難いから、同項に規定する訂正要件の解釈として、被告が主張するような要件を加重することは相当ではないというべきである。

さらに、判決は、除くクレームの形式で自由に訂正発明の内容を規定することは許されないとの被告の主張に対し、以下のとおり述べ、本件訂正は、引用例に記載された発明と実質的に同一と評価される蓋然性がある部分を除外しようとするものであって、引用発明から離れて自由に訂正発明の内容を規定するものとはいえないとして、この主張を排斥しました。

被告は、除くクレームの形式で自由に訂正発明の内容を規定することは許されない旨主張しているところ、本件訂正は、・・・甲４による新規性欠如及び進歩性欠如の無効理由がある旨の審決の予告を受けてされた訂正であるが、・・・甲４には、甲４発明が記載されているのみならず、「ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを含むハロカーボン混合物から、・・ヒドロフルオロカーボンを直接的に調製する有利な方法に関する。・・この方法は相当量の該ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを他の化合物へ転化することなく行われる。」（【００１２】）、「本発明による好ましい混合物とは、化合物ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを含む混合物である。他の好ましい態様において、混合物は本質的に約１～約９９重量パーセントのＨＣＦＣ－２２５ｃｂ・・とから成る」（【００１５】）との記載があり、同各記載を踏まえると、本件訂正は、甲４に記載された発明と実質的に同一であると評価される蓋然性がある部分を除外しようとするものといえるから、本件訂正は先行技術である甲４に記載された発明とは無関係に、自由に訂正発明の内容を規定するものとはいえない。

以上から、判決は、審決は訂正要件の解釈を誤ったものであるとし、結論として、これを取り消しました。

なお、訴訟でも指摘されているとおり、本件の除くクレームは、単純に引用発明（甲4発明）を除外するものではなく、訂正が適法であるとしても、訂正後の発明に新規性・進歩性が認められるかが別途問題になりますが、判決は、この点の判断に踏み込んでおらず、さらに特許庁で審理されることになります。

コメント

本件の判決は、除くクレームと新規事項の関係について、実務上参考になる判断を示したものと思われますので、紹介しました。

本記事に関するお問い合わせはこちらから。

（文責・飯島）

投稿タグ
, , , , , ,