不使用取消審判の取消審決に対する取消訴訟において新たに登録商標の使用の証明をすることの許否に関する「プレジャー」事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第3部（東海林保裁判長）は、本年（令和6年/2024年）1月30日、商標登録の不使用取消審判において被請求人である商標権者が登録商標の使用の事実を証明しなければ商標登録は取消しを免れない旨規定する商標法50条2項本文の趣旨について、登録商標の使用の事実をもって商標登録の取消しを免れるための要件としつつ立証責任の分配を図ったものであって、商標権者が審決時において使用の事実を証明したことをもって商標登録の取消しを免れるための要件としたものではないとの考え方を示し、審決取消訴訟において商標の使用の事実が証明されたことを根拠として、不使用取消を認めた審決を取り消しました。

判旨は判例に従ったもので、特に新しい法解釈を示したものではありませんが、取消審判やその審決取消訴訟の実務にあたる上で知っておくべき事項ですので、紹介します。

ポイント

骨子

• 商標法５０条２項本文は、商標登録の不使用取消審判の請求があった場合において、被請求人である商標権者が登録商標の使用の事実を証明しなければ、商標登録は取消しを免れない旨規定しているが、これは、登録商標の使用の事実をもって商標登録の取消しを免れるための要件とし、その存否の判断資料の収集につき商標権者にも責任の一端を分担させ、もって審判における審判官の職権による証拠調べの負担を軽減させたものであり、商標権者が審決時において使用の事実を証明したことをもって、商標登録の取消しを免れるための要件としたものではないと解される（平成３年最高裁判決）。
• 平成３年最高裁判決の事案も、本件と同様、審判手続段階において、商標登録取消請求の被請求人が商標使用の事実について何ら主張立証しなかったものであり、本件において原告が本件審判手続の中で本件商標の使用に関する主張立証をしなかったことにより、平成３年最高裁判決が説示した商標法５０条２項本文の上記趣旨が本件に当てはまらないとは解されない。

判決概要

裁判所	知的財産高等裁判所第3部
判決言渡日	令和6年1月30日
事件番号 事件名	令和5年（行ケ）第10018号 審決取消請求事件
原審決	取消2022-300380号
裁判官	裁判長裁判官　東海林　　　保 裁判官　　　　今　井　弘　晃 裁判官　　　　水　野　正　則

解説

不使用取消審判とは

不使用取消審判とは、商標法が定める審判制度のひとつで、以下の商標法50条1項が定めるとおり、商標登録を受けた商標が、継続して3年以上、指定商品・役務について使用されていない場合に、その商標登録の取消を求める審判です。この3年の期間は、一般に「要証期間」と呼ばれます。

（商標登録の取消しの審判）
第五十条　継続して三年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をしていないときは、何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
（略）

商標制度は、商標の使用によって蓄積された信用を保護するものであるところ、使用されていない商標には保護すべき信用の蓄積がないため、要保護性に欠け、むしろ、使用されていない商標に排他的な権利を与え続けると、他の者による商標の使用機会が制限されることになるなど、不都合が生じます。不使用取消審判は、このような不都合を解消するための制度で、上記の規定にあるとおり、何人も請求することができます。

不使用取消審判における立証責任

商標法50条2項は、以下のとおり、不使用取消審判においては、権利者側が立証負担を負うことを定めています。

（商標登録の取消しの審判）
第五十条　（略）
２　前項の審判の請求があつた場合においては、その審判の請求の登録前三年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れない。ただし、その指定商品又は指定役務についてその登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。
（略）

つまり、不使用取消審判においては、被請求人である商標権者が3年の期間に「使用」した事実または不使用についての正当な理由を証明できない場合に商標登録が取り消されるわけです。そのため、不使用取消審判を請求する側は不使用の証拠を用意する必要はなく、審判請求を受けた権利者が、登録取消を回避するため、使用の証拠を用意することになります。

不使用取消審判を請求された商標権者が使用の証明をする方法については、特許庁HPの「不使用取消審判請求に対する 登録商標の使用の立証のための参考資料」が参考になります。

なお、商標法50条3項は、以下のとおり、たとえ商標権者が3年の期間に使用をしていたことを証明したとしても、その使用が、審判請求の3か月前から審判の登録の日までの間にされたものであって、不使用取消審判が請求されることを知ってされたものであるときは、その使用が正当な理由に基づくものでない限り、商標登録が取り消されることを定めています。いわゆる駆け込み使用では、不使用取消を免れることができるとは限らないわけです。

（商標登録の取消しの審判）
第五十条　（略）
３　第一項の審判の請求前三月からその審判の請求の登録の日までの間に、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をした場合であつて、その登録商標の使用がその審判の請求がされることを知つた後であることを請求人が証明したときは、その登録商標の使用は第一項に規定する登録商標の使用に該当しないものとする。ただし、その登録商標の使用をしたことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。

使用の証明をすべき時期

商標権者による仕様の証明はいつまでにすればよいのか、という点について、最三判平成3年4月23日昭和63年（行ツ）第37号民集第45巻4号538頁「シェ トア」事件は、以下のとおり述べ、事実審の口頭弁論終結時まで許されるとの判断を示しました。

商標登録の不便用取消審判で審理の対象となるのは、その審判請求の登録前三年以内における登録商標の使用の事実の存否であるが、その審決取消訴訟においては、右事実の立証は事実審の口頭弁論終結時に至るまで許されるものと解するのが相当である。

この判決によれば、不使用取消審判の請求を受けた商標権者が審判手続の中で使用の証拠を提出することを怠ったとしても、取消審決に対する取消訴訟を提起して使用の証明をすることも許され、その結果立証に成功したときは、取消審決は取り消されることになります。

こういったことが問題になるのは、商標法50条2項本文が、審判段階で使用の証明をすることをもって登録取消を免れる要件とするものとも読めるからですが、同判決は、以下のとおり、登録取消の要件は要証期間における商標の不使用であり、商標法50条2項本文の趣旨は、使用の証明責任の分配について定めたものであって、審決時までの証明をもって取消を免れるための要件としたものではないという考え方を示しています。

商標法五〇条二項本文は、商標登録の不便用取消審判の請求があった場合において、被請求人である商標権者が登録商標の使用の事実を証明しなければ、商標登録は取消しを免れない旨規定しているが、これは、登録商標の使用の事実をもって商標登録の取消しを免れるための要件とし、その存否の判断資料の収集につき商標権者にも責任の一端を分担させ、もって右審判における審判官の職権による証拠調べの負担を軽減させたものであり、商標権者が審決時において右使用の事実を証明したことをもって、右取消しを免れるための要件としたものではないと解されるから、右条項の規定をもってしても、前記判断を左右するものではない。

なお、この判決において、坂上壽夫裁判長は、商標法50条2項は、審判手続において使用の証明を求めたものであって、取消訴訟の口頭弁論終結時まで新たな立証を許す趣旨と解すべきではないとする反対意見を付しています。

事案の概要

本件の原告は、以下の登録商標の商標権者で、被告は、この商標について、不使用取消審判を請求した請求人です。

登録番号	第4804288号
商標の構成	「プレジャー」を上段に、「Pleasure」を下段に表した文字商標
指定商品	第9類 「眼鏡用フレーム、その他の眼鏡」
登録出願日	平成16年2月20日
登録査定日	平成16年7月27日
設定登録日	平成16年9月17日

原告は、不使用取消審判の請求を受けた後も商標の使用の証明をせず、「本件に付き、医療用フレームに本件商標を使用しており、使用証明を準備中でしたが、証明先（病院）がコロナ対応で証明書の発行に時間がかかっております。そのため、応答に関し１週間程度の猶予を頂きたい」との上申をしていたため、特許庁は、一定の猶予期間を与えましたが、それでも原告が応答をしなかったため、特許庁は、使用の証明がなかったものとして取消審決をしました。

この取消審決に対し、原告が取消訴訟を提起したのが本件です。原告は、訴訟手続の中では使用の証拠を提出していました。

判旨

判決は、原告が提出した証拠に基づき、要証期間に上記登録商標と社会通念上同一と認められる商標の使用をしたことが認められるとして、原審決を取り消しました。

被告は、原告が審判段階で使用の証拠を提出していなかったことを指摘し、審決取消訴訟における新たな使用の立証を許すべきではない、と主張しましたが、判決は、以下のとおり、上記の平成3年最判と本件とは事案を共通にするとして、被告の主張を排斥しました。

商標法５０条２項本文は、商標登録の不使用取消審判の請求があった場合において、被請求人である商標権者が登録商標の使用の事実を証明しなければ、商標登録は取消しを免れない旨規定しているが、これは、登録商標の使用の事実をもって商標登録の取消しを免れるための要件とし、その存否の判断資料の収集につき商標権者にも責任の一端を分担させ、もって審判における審判官の職権による証拠調べの負担を軽減させたものであり、商標権者が審決時において使用の事実を証明したことをもって、商標登録の取消しを免れるための要件としたものではないと解される（平成３年最高裁判決）。平成３年最高裁判決の事案も、本件と同様、審判手続段階において、商標登録取消請求の被請求人が商標使用の事実について何ら主張立証しなかったものであり、本件において原告が本件審判手続の中で本件商標の使用に関する主張立証をしなかったことにより、平成３年最高裁判決が説示した商標法５０条２項本文の上記趣旨が本件に当てはまらないとは解されない。

コメント

この判決は、上記の平成3年最判を踏襲するもので、新しい法解釈を示したものではありませんが、微妙な条文の解釈を示したもので参考になるため、紹介します。

なお、裁判所のウェブサイトから個々の証拠を見ることはできませんが、この事件では、審決取消訴訟の出訴期間最終日の夜に知財高裁に訴状が提出され、受付印が出訴期間経過後の日付になっていたため、訴えの適法性が争点になっており、期限内に提出されたことの証明ができているかが議論されています。

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（文責・飯島）