知的財産高等裁判所第3部（鶴岡稔彦裁判長）は、令和元年6月26日、確定した有効審決と同一の事実及び同一の証拠に基づく無効主張を侵害訴訟ですることは、訴訟上の信義則に反し許されないとの判決をしました。
その背景として、判決は、一事不再理を規定する特許法167条の趣旨は紛争の一回的解決にあるとし、特許無効を求める利益と特許権の安定のバランスにあるというかつての考え方を否定しました。特許法167条に対する平成23年の改正は、文言上は一事不再理の主観的範囲を変更するものでしたが、客観的範囲の解釈にも大きく影響していることを看取できる判決です。
紛争の一回的解決を強く志向するのは、近年の知財高裁の顕著な傾向ですが、本件もその例として参考になるため、紹介します。
ポイント
骨子
- 特許法１６７条が同一当事者間における同一の事実及び同一の証拠に基づく再度の無効審判請求を許さないものとした趣旨は，同一の当事者間では紛争の一回的解決を実現させる点にあるものと解されるところ，その趣旨は，無効審判請求手続の内部においてのみ適用されるものではない。そうすると，侵害訴訟の被告が無効審判請求を行い，審決取消訴訟を提起せずに無効不成立の審決を確定させた場合には，同一当事者間の侵害訴訟において同一の事実及び同一の証拠に基づく無効理由を同法１０４条の３第１項による特許無効の抗弁として主張することは，特段の事情がない限り，訴訟上の信義則に反するものであり，民事訴訟法２条の趣旨に照らし許されないものと解すべきである。
- 控訴人は，無効審判手続と特許権侵害訴訟における特許権者が置かれている立場の質的相違等から，特許法１６７条の趣旨は，侵害訴訟に適用されないと主張するが，上記説示したところに照らし採用できない。また，控訴人は，第三者の無効審判請求により特許権が無効とされるべき場合にまで侵害訴訟において無効の抗弁を主張できないのは不当であるという趣旨の主張もしているが，控訴人自身は，無効審判手続において無効主張をする機会を十分に与えられ，かつ無効不成立審判に対して審決取消訴訟を提起する機会も与えられていたのであるから，審決取消訴訟を提起せずに無効不成立審決を確定させた結果，もはや当該審判手続において主張していた特許の無効事由を主張できないこととなったとしても，その結果を不当ということはできない。
- 本件審決１と本件訴訟における控訴人の主張立証との間では，主引例は全く共通である上，副引例又は周知技術，証拠もほとんど共通し，両者で共通していないのは，副引例ないし周知技術の証拠である乙３５，１０１及び１０４のみである（しかも，乙１０１は，乙３５から分割出願された発明であるから，両者は極めて類似している。）ことになる。そして，乙３５，１０１及び１０４は，いずれも４個のローラの直交２方向への移動ということはおよそ想定していないものであるから，本件審決１が認定した本件発明１と乙１７発明及び乙１８発明との相違点を埋めるものであるとはおよそいい難いものである。
- このように，本件訴訟独自の証拠である乙３５，１０１及び１０４は価値の乏しいものであるから，結局，本件訴訟における控訴人の主張は，本件審判１と実質的に「同一の事実及び同一の証拠」（特許法１６７条）に基づくものと評価されるべきものである。
判決概要
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所第3部 |
|---|---|
| 判決言渡日 | 令和元年6月26日 |
| 事件番号 | 平成31年（ネ）第10001号 平成31年（ネ）第10021号 |
| 事件名 | 特許権侵害差止等請求控訴・同附帯控訴事件 |
| 対象特許 | 特許第5791844号、特許第5791845号 「美容器」 |
| 原判決 | 大阪地方裁判所平成28年（ワ）第4356号 |
| 裁判官 | 裁判長裁判官 鶴 岡 稔 彦 裁判官 高 橋 彩 裁判官 菅 洋 輝 |
解説
特許無効審判の審決と一事不再理
特許法における一事不再理とは、いったん審決がなされた特許無効審判や延長登録無効審判（以下特許無効審判を例に説明します。）について、同一の無効理由によって審判が繰り返されることを禁止する考え方です。
現行特許法においてその根拠となるのは特許法167条で、同条は、以下のとおり、「同一の事実及び同一の証拠」の範囲で審判請求の蒸し返しを禁じています。
特許無効審判又は延長登録無効審判の審決が確定したときは、当事者及び参加人は、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。
なお、特許を無効とする審決が確定したときは、当該特許は対世的に無効になり、その特許についての特許無効審判は訴えの利益（審判請求の利益）を失うため、そのような審判を適法に請求することはできません。そのため、特許法167条が適用されるのは、請求不成立（有効）の審決が確定した場合ということになります。
一事不再理効と特許権侵害訴訟における無効主張の可否
一事不再理によって封じられるのは、「同一の事実及び同一の証拠」に基づく新たな特許無効審判の請求です。他方、一事不再理による拘束を受ける当事者が、特許権侵害訴訟において「同一の事実及び同一の証拠」に基づいて無効主張をすることができるか、という点については明文の規定がありません。
この点、知財高判平成30年12月18日平成29年（ネ）第10086号「美肌ローラ」事件は、以下のとおり述べ、一事不再理によって特許無効審判を請求できない当事者が、特許権侵害訴訟で「同一の事実及び同一の証拠」に基づいて無効主張をするのは、特段の事情がない限り、訴訟上の信義則に反して許されないとの判断を示しました。
特許法１６７条が同一当事者間における同一の事実及び同一の証拠に基づく再度の無効審判請求を許さないものとした趣旨は，同一の当事者間では紛争の一回的解決を実現させる点にあるものと解されるところ，その趣旨は，無効審判請求手続の内部においてのみ適用されるものではない。そうすると，侵害訴訟の被告が無効審判請求を行い，審決取消訴訟を提起せずに無効不成立の審決を確定させた場合には，同一当事者間の侵害訴訟において同一の事実及び同一の証拠に基づく無効理由を同法１０４条の３第１項による特許無効の抗弁として主張することは，特段の事情がない限り，訴訟上の信義則に反するものであり，民事訴訟法２条の趣旨に照らし許されないものと解すべきである。
また、今回紹介する「美容器」事件判決よりも後（翌日）の判決ながら、知財高判令和元年6月27日平成31年（ネ）第10009号「薬剤分包用ロールペーパ」事件は、特許法167条に規定する「（特許無効審判の）当事者及び参加人」のみならず、無効審判の請求人である当事者と同視し得る立場にある侵害訴訟の当事者についても、同一の事実及び同一の証拠に基づく無効主張をすることは許されないとの考え方を示しています。
一事不再理効の範囲
一事不再理効の主観的範囲
一事不再理効の範囲として問題となるのは、誰に一事不再理効が及ぶのか、という主観的範囲の問題と、どのような審判請求に及ぶのか、という客観的範囲の問題、そして、いつから一事不再理効が生じるのか、という時的範囲の問題があります。
これらのうち、主観的範囲について、現行特許法（昭和34年改正法）制定時は、「何人も・・・審判を請求することができない」と規定され、いったん有効審決が確定すると、もはや誰も「同一の事実及び同一の証拠」による審判請求をできなくなることとされていました。これは、明治42年（1909年）改正法87条に一事不再理が初めて規定されて以来の考え方を引き継いだものです。
しかし、この制度によれば、第三者の無効主張の機会を不当に制限することになって裁判を受ける権利の観点から問題があるとの指摘があり、現実問題としても、まず特許権者と意を通じた者が馴れ合いの審判請求をして有効審決を得てから権利行使をする、などといった事態が危惧されていました。
このような問題を受けて、平成23年改正特許法は一事不再理効の主観的範囲を「当事者及び参加人」に限定し、一事不再理効が第三者に及ぶことはなくなりました。
一事不再理効の客観的範囲
他方、一事不再理効の客観的範囲が「同一の事実及び同一の証拠」によって画定されるという特許法の規定は、明治42年（1909年）改正法87条によって最初に一事不再理効が規定されたときから実質的に変更されていません。
もっとも、一事不再理効が対世的効力を有していた平成23年改正以前の制度のもとでは、第三者の無効主張の機会が奪われる事態をなるべく回避するため、「同一の事実及び同一の証拠」の範囲は狭く解される傾向にありました。
当時の「同一の事実及び同一の証拠」について制限的解釈を示した代表的な裁判例としては、東京高判昭和44年6月28日行裁集20巻5・6号813頁酸化澱粉液の製造法事件があるほか、一事不再理効の時的範囲に関するものながら、最一判平成12年1月27日民集54巻1号69頁クロム酸鉛顔料事件も、実質的に一事不再理効の範囲を制限的に解しています。
これに対し、平成23年の特許法改正後は、一事不再理効が「当事者及び参加人」以外に及ばなくなり、第三者による審判請求を制限する恐れがなくなったため、むしろ紛争の蒸し返し防止による一回的解決が重視されるようになってきました。
例えば、知財高判平成26年3月13日平成25年（行ケ）第10226号「KAMUI」事件は、商標登録無効審判における一事不再理の客観的範囲が争われた事案において、以下のように述べています。
無効審判請求においては，「同一の事実」とは，同一の無効理由に係る主張事実を指し，「同一の証拠」とは，当該主張事実を根拠づけるための実質的に同一の証拠を指すものと解するのが相当である。そして，同一の事実（同一の立証命題）を根拠づけるための証拠である以上，証拠方法が相違することは，直ちには，証拠の実質的同一性を否定する理由にはならないと解すべきである。このような理解は，平成２３年法律第６３号による特許法１６７条の改正により，確定審決の第三者効を廃止することとし，他方で当事者間（参加人を含む。）においては，紛争の一回的解決を実現させた趣旨に，最も良く合致するものというべきである。
また、特許無効審判の審決取消訴訟でも、知財高判平成28年9月28日平成27年（行ケ）第10260号「ロータリーディスクタンブラー錠及び鍵」事件は、同様の考え方を示しています。
同判決は、まず、特許法167条の趣旨について、以下の解釈を示しています。
特許法１６７条は，特許無効審判の審決が確定したときは，当事者及び参加人は，同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができないと規定している。同条の趣旨は，排他的独占的権利である特許権（同法６８条）の有効性について複数の異なる判断が下されるという事態及び紛争の蒸し返しが生じないように特許無効審判の一回的紛争解決を図るために，当事者及び参加人に対して一事不再理効を及ぼすものと解される。先の特許無効審判の当事者及び参加人は，同審判手続において無効理由の存否につき攻撃防御をし，また，特許無効審判の審決の取消訴訟が提起された場合には，同訴訟手続において当該審決の取消事由の存否につき攻撃防御をする機会を与えられていたのであるから，「同一の事実及び同一の証拠」について狭義に解するのは，紛争の蒸し返し防止の観点から相当ではない。
そして、上記理解のもと、平成23年改正特許法のもとでは、「同一の事実及び同一の証拠」を広く解すべきであるとの見解を示しました。
平成２３年法律第６３号による改正前の特許法１６７条においては，一事不再理効の及ぶ範囲が「何人も」とされており，先の審判に全く関与していない第三者による審判請求の権利まで制限するものであったことから，「同一の事実及び同一の証拠」の意義を拡張的に解釈することについては，第三者との関係で問題があったということができる。しかし，上記改正によって第三者効が廃止され，一事不再理効の及ぶ範囲が先の審判の手続に関与して主張立証を尽くすことができた当事者及び参加人に限定されたのであるから，「同一の事実及び同一の証拠」の意義については，前記・・・のとおり，特許無効審判の一回的紛争解決を図るという趣旨をより重視して解するのが相当である。
このように、平成23年改正の直接的な改正事項は一事不再理効の主観的範囲ですが、その変更に連動して、客観的範囲に関する解釈も影響を受け、変化しているといえます。
事案の概要
本件において、被控訴人は、発明の名称を「美容器」とする特許（特許第5791844号、特許第5791845号）を有しており、これらの特許にかかる特許権に基づき、控訴人に対し、特許権侵害訴訟を提起しました。
これに対し、控訴人は、上記各特許について特許無効審判を請求しましたが（（無効2016-800094、同2016-800095）、いずれの審判手続においても訂正請求を経て、訂正を認め、審判請求を不成立とする審決がなされました。これらの審決は、審決取消訴訟を経由することなく確定しています。
他方、控訴人は、特許権侵害訴訟の審理においても、同一の主引例に基づく特許無効の抗弁を主張していました。本訴訟では、このような主張が許されるかが争点の一つとなっており、判決によると、控訴人は、以下のような主張をしていました。
（被控訴人の主張）
控訴人は，原審係属中に，乙１７の１及び乙１８の１を主引例とする進歩性欠如を主張して本件無効審判請求１を行ったが請求不成立審判を受け，同審判を確定させているのであるから，その後になって，再度，無効の抗弁を提出するようなことは，信義則に反し許されない。（控訴人の主張）特許法１６７条の趣旨は，同一当事者間における紛争の一回的解決にあるのではなく，特許権を無効にすることを求めて無効審判を請求する者の利益と，特許権の安定を求める特許権者の利益との調整を図るところにある。無効審判手続と特許権侵害訴訟における特許権者が置かれている立場の質的な相違を前提にする限り，無効審判手続に関する同条の趣旨を，特許権侵害訴訟手続に及ぼす素地がない。
また，同条は，第三者が，先の審判手続と同一事実及び同一証拠に基づいて審判請求することまでは制限していないところ，このように第三者の無効審判請求により特許が無効とされるべき場合にまで特許権者による権利行使が許されることになると，特許権者が不当な利益を得る一方で，当該特許発明を実施する者が不利益を被る事態となり，最高裁判所平成１２年４月１１日第三小法廷判決（民集５４巻４号１３６８頁参照）が示した「衡平の理念」に反する結果となる。したがって，同条の趣旨を特許権侵害訴訟手続に及ぼすことはできない。
特許法１６７条と上記最高裁判決の関係は，同条と同法１０４条の３19との関係においても敷衍されるから，同法１６７条の趣旨を同法１０４条の３に及ぼすこともできない。
一事不再理の制度は、明治42年の導入時点においては、特許権の安定を目的とするもので、特許無効審判の除斥期間と制度背景を共通にしていました。そのため、「特許権を無効にすることを求めて無効審判を請求する者の利益と、特許権の安定を求める特許権者の利益との調整を図る」との趣旨理解は、平成23年改正以前においてはむしろ一般的な見解であったといえるでしょう。
ちなみに、戦前の最高裁判所である大審院は、大判昭和17年11月10日民集21巻19号1025頁において、一事不再理の制度趣旨として、特許権者に重ねて同一の答弁をさせることの煩瑣を回避することと、矛盾する審決を予防することによる審決の権威の保持の必要性をあげています。
判旨
判決は、まず、以下のとおり、特許法167条の趣旨が紛争の一回的解決にあるとし、また、その趣旨は無効審判手続内部において適用されるものではないと述べた上で、有効審決確定後に同一当事者間の侵害訴訟において同一の事実及び同一の証拠に基づく無効主張をすることは、訴訟上の信義則に反すると述べました。判旨のこの文言は、上記の「美肌ローラ」事件判決と同一であり、同じ理解に立ったものといえます。
特許法１６７条が同一当事者間における同一の事実及び同一の証拠に基づく再度の無効審判請求を許さないものとした趣旨は，同一の当事者間では紛争の一回的解決を実現させる点にあるものと解されるところ，その趣旨は，無効審判請求手続の内部においてのみ適用されるものではない。そうすると，侵害訴訟の被告が無効審判請求を行い，審決取消訴訟を提起せずに無効不成立の審決を確定させた場合には，同一当事者間の侵害訴訟において同一の事実及び同一の証拠に基づく無効理由を同法１０４条の３第１項による特許無効の抗弁として主張することは，特段の事情がない限り，訴訟上の信義則に反するものであり，民事訴訟法２条の趣旨に照らし許されないものと解すべきである。
ちなみに、上記「美肌ローラ」事件の当事者と今回紹介する「美容器」事件の当事者とでは、原告と被告の一部が重複し、また、代理人は同一です。係属裁判所も、いずれも知的財産高等裁判所第3部で、裁判長と陪席裁判官の1人（右陪席）とは両事件で共通しています。
次に、判決は、以下のとおり、控訴人には特許無効審判における無効主張の機会も審決取消訴訟で審決を争う機会もあったことを理由に、審判と重複する無効主張が許されるべきであるとする控訴人の主張を退けました。
控訴人は，無効審判手続と特許権侵害訴訟における特許権者が置かれている立場の質的相違等から，特許法１６７条の趣旨は，侵害訴訟に適用されないと主張するが，上記説示したところに照らし採用できない。また，控訴人は，第三者の無効審判請求により特許権が無効とされるべき場合にまで侵害訴訟において無効の抗弁を主張できないのは不当であるという趣旨の主張もしているが，控訴人自身は，無効審判手続において無効主張をする機会を十分に与えられ，かつ無効不成立審判に対して審決取消訴訟を提起する機会も与えられていたのであるから，審決取消訴訟を提起せずに無効不成立審決を確定させた結果，もはや当該審判手続において主張していた特許の無効事由を主張できないこととなったとしても，その結果を不当ということはできない。
その上で、判決は、本訴訟では証拠が追加されていたものの、相違点を埋めるものとはいえず、「価値の乏しいものである」として、審判における主張と実質的に「同一の事実及び同一の証拠」に基づくものと評価されると判断しました。
本件審決１と本件訴訟における控訴人の主張立証との間では，主引例は全く共通である上，副引例又は周知技術，証拠もほとんど共通し，両者で共通していないのは，副引例ないし周知技術の証拠である乙３５，１０１及び１０４のみである（しかも，乙１０１は，乙３５から分割出願された発明であるから，両者は極めて類似している。）ことになる。そして，乙３５，１０１及び１０４は，いずれも４個のローラの直交２方向への移動ということはおよそ想定していないものであるから，本件審決１が認定した本件発明１と乙１７発明及び乙１８発明との相違点を埋めるものであるとはおよそいい難いものである。
このように，本件訴訟独自の証拠である乙３５，１０１及び１０４は価値の乏しいものであるから，結局，本件訴訟における控訴人の主張は，本件審判１と実質的に「同一の事実及び同一の証拠」（特許法１６７条）に基づくものと評価されるべきものである。
結論において、判決は、控訴を棄却し、被控訴人の請求を認容した原判決を維持しました。
コメント
確定した有効審決と同一の事実及び同一の証拠に基づく無効主張が許されない、との考え方については、その法的根拠については諸説あっても、結論において概ね異論はないところであり、知的財産高等裁判所も、訴訟上の信義則を理由にこれを承認しています。
他方、本件における被控訴人の無効主張は、確定した有効審決について、相違点を埋めるものではない証拠を追加したものに過ぎず、平成23年改正以前の特許法167条のもとでも「同一の事実及び同一の証拠」に基づくものと認定された可能性が高く、上記の知的財産高等裁判所の考え方に従えば、無効主張が許されなくなることは避けられない事案であったのではないかと思われます。
その意味で、事実認定においても特段着目すべき点はなく、内容的には、過去にリーガルアップデートで紹介した裁判例と重複する部分も多くありますが、近年の知的財産高等裁判所の判断手法が現れた例として紹介します。
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（文責・飯島）
