動画配信システムにおけるサーバが日本国外に設置されていた場合において特許権侵害の成立を認めた知財高裁大合議事件判決について

知的財産高等裁判所（大鷹一郎裁判長）は、令和5年（2023年）5月26日、「コメント配信システム」とする特許権の侵害の成否が問題となった事案において、原判決を変更し、被疑侵害者の動画配信システムにおけるサーバが日本国外に設置されていた場合において特許権侵害の成立を認める判決をしました。

第一審判決は、物の生産に該当するためには、特許発明の構成要件の全てを満たすものが日本国内において新たに作り出されることが必要であることを理由として特許権侵害を否定していました。

これに対し、本判決は、ネットワーク型システムの発明において、当該システムを構成する要素の一部であるサーバが国外に存在する場合であっても、当該行為の具体的態様、当該システムを構成する各要素のうち国内に存在するものが当該発明において果たす機能・役割、当該システムの利用によって当該発明の効果が得られる場所、その利用が当該発明の特許権者の経済的利益に与える影響等を総合考慮した上で、特許法２条３項１号の「生産」への該当性を認めたものです。

本判決は、ネットワーク型システムの特許発明の「生産」が問題となる事案において、構成要素の一部が国外で実施されていた場合の考え方についての規範を示したものとして、実務上大きな意義があるものと思われます。

ポイント

骨子

• インターネット等のネットワークを介して、サーバと端末が接続され、全体としてまとまった機能を発揮するシステム（ネットワーク型システム）の発明における「生産」とは、単独では当該発明の全ての構成要件を充足しない複数の要素が、ネットワークを介して接続することによって互いに有機的な関係を持ち、全体として当該発明の全ての構成要件を充足する機能を有するようになることによって、当該システムを新たに作り出す行為をいうものと解される。
• ネットワーク型システムの発明に係る特許権を適切に保護する観点から、ネットワーク型システムを新たに作り出す行為が、特許法２条３項１号の「生産」に該当するか否かについては、当該システムを構成する要素の一部であるサーバが国外に存在する場合であっても、当該行為の具体的態様、当該システムを構成する各要素のうち国内に存在するものが当該発明において果たす機能・役割、当該システムの利用によって当該発明の効果が得られる場所、その利用が当該発明の特許権者の経済的利益に与える影響等を総合考慮し、当該行為が我が国の領域内で行われたものとみることができるときは、特許法２条３項１号の「生産」に該当すると解するのが相当である。
• 本件生産１の１の具体的態様は、米国に存在するサーバから国内のユーザ端末に各ファイルが送信され、国内のユーザ端末がこれらを受信することによって行われるものであって、当該送信及び受信（送受信）は一体として行われ、国内のユーザ端末が各ファイルを受信することによって被告システム１が完成することからすれば、上記送受信は国内で行われたものと観念することができる。次に、被告システム１は、米国に存在する被控訴人ＦＣ２のサーバと国内に存在するユーザ端末とから構成されるものであるところ、国内に存在する上記ユーザ端末は、本件発明１の主要な機能である動画上に表示されるコメント同士が重ならない位置に表示されるようにするために必要とされる構成要件１Ｆの判定部の機能と構成要件１Ｇの表示位置制御部の機能を果たしている。さらに、被告システム１は、上記ユーザ端末を介して国内から利用することができるものであって、コメントを利用したコミュニケーションにおける娯楽性の向上という本件発明１の効果は国内で発現しており、また、その国内における利用は、控訴人が本件発明１に係るシステムを国内で利用して得る経済的利益に影響を及ぼし得るものである。以上の事情を総合考慮すると、本件生産１の１は、我が国の領域内で行われたものとみることができるから、本件発明１との関係で、特許法２条３項１号の「生産」に該当するものと認められる。
• 被告システム１は、前記イのプロセスを経て新たに作り出されたものであるところ、被控訴人ＦＣ２が、被告システム１に係るウェブサーバ、動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバを設置及び管理しており、これらのサーバが、ＨＴＭＬファイル及びＳＷＦファイル、動画ファイル並びにコメントファイルをユーザ端末に送信し、ユーザ端末による各ファイルの受信は、ユーザによる別途の操作を介することなく、被控訴人ＦＣ２がサーバにアップロードしたプログラムの記述に従い、自動的に行われるものであることからすれば、被告システム１を「生産」した主体は、被控訴人ＦＣ２であるというべきである。

判決概要

裁判所	知的財産高等裁判所特別部
判決言渡日	令和5年5月26日
事件番号	令和4年（ネ）第10046号 特許権侵害差止等請求控訴事件
原審	東京地方裁判所令和元年(ワ)第25152号
裁判官	裁判長裁判官　大鷹　一郎 裁判官　　　　菅野　雅之 裁判官　　　　本多　知成 裁判官　　　　東海　林保 裁判官　　　　小川　卓逸

解説

国境を越えた特許発明の実施と特許権侵害をめぐる論点

多くの製品がインターネットとつながるIoT（Internet of Things）やクラウドサービスによるビジネスが一般的になっています。そのような製品やサービスをカバーする発明は、例えば、端末と情報を送受信するサーバなど複数の構成要素で構成され、1つの構成要素で完結しない場合がよくあります。そして、そのような場合、例えば、端末は日本国内にあるが、サーバは海外にあるといったように発明が国境を越えて実施されるケースが出てきます。

このようなケースで法的に問題になる論点としては、①特許権侵害に基づく請求の準拠法をどのように判断するか、及び、②特許発明の一部が国外で実施された場合に日本国内において特許権侵害が成立するか、という2つがあります。

①の準拠法の問題は、法律問題の解釈においてどの国または地域の法律に従うかという問題です。この論点については、最高裁が、特許権侵害に基づき差止請求権に係る準拠法は当該特許権が登録された国の法律であり、損害賠償請求について、法律関係の性質は不法行為であり、その準拠法については、「法例」（現在の法の適用に関する通則法）によると判断しています。

②の特許権侵害の成否の問題は、特許発明の構成要素の一部が国外で実施されている場合において、オールエレメンツ・ルールと属地主義との関係で、特許権侵害を認めてよいのかという問題であり、日本国内では昨今クローズアップされてきています。

各論点の詳細は、原判決のリーガルアップデートをご参照下さい。

第三者意見募集制度

特許法における第三者意見募集とは、裁判所が、当事者の申立てにより、特許法の適用その他の必要な事項について、相当の期間を定めて、広く一般に対して、意見を記載した書面の提出を求めることができる制度です（特許法105条の2の11）。令和３年の特許法改正により導入されました。

海外では、「アミカスブリーフ制度」という、当事者以外の第三者が裁判所に対して法適用等につき意見を提出することのできる制度が活用されてきていました。この制度のメリットは、裁判所が、その判断により影響を受ける可能性のある当事者以外の者の意見や当事者から提出されないような専門的な意見を広く聞くことができることにあります。上記第三者意見募集制度は、「日本版アミカスブリーフ」とも呼ばれます。

事案の概要

本件は、「コメント配信システム」とする特許第6526304号の特許（「本件特許」といいます。）に係る特許権（「本件特許権」といいます。）の特許権者である原告が、被告２社に対して、特許権侵害に基づく差止及び損害賠償の請求を行った事案です。

本件特許の請求項1の発明（以下「本件発明1」といいます。）の構成は以下のようになっています。

1A　サーバと、これとネットワークを介して接続された複数の端末装置と、を備えるコメント配信システムであって、

1B　前記サーバは、前記サーバから送信された動画を視聴中のユーザから付与された前記動画に対する第１コメント及び第２コメントを受信し、

1C　前記端末装置に、前記動画と、コメント情報とを送信し、

1D　前記コメント情報は、前記第１コメント及び前記第２コメントと、前記第１コメント及び前記第２コメントのそれぞれが付与された時点に対応する、前記動画の最初を基準とした動画の経過時間を表す動画再生時間であるコメント付与時間と、を含み、

1E　前記動画及び前記コメント情報に基づいて、前記動画と、前記コメント付与時間に対応する動画再生時間において、前記動画の少なくとも一部と重なって、水平方向に移動する前記第１コメント及び前記第２コメントと、を前記端末装置の表示装置に表示させる手段と、

1F　前記第２コメントを前記１の動画上に表示させる際の表示位置が、前記第１コメントの表示位置と重なるか否かを判定する判定部と、

1G　重なると判定された場合に、前記第１コメントと前記第２コメントとが重ならない位置に表示されるよう調整する表示位置制御部と、を備えるコメント配信システムにおいて、

1H　前記サーバが、前記動画と、前記コメント情報とを前記端末装置に送信することにより、前記端末装置の表示装置には、前記動画と、前記コメント付与時間に対応する動画再生時間において、前記動画の少なくとも一部と重なって、水平方向に移動する前記第１コメント及び前記第２コメントと、 が前記第１コメントと前記第２コメントとが重ならないように表示される、

1I　コメント配信システム。

一方、被告は、インターネット上のコメント付き動画配信サービスである「ＦＣ２動画」ほか２つのサービスを運営しており、こられサービスにおいては、ユーザ端末が、被告のサーバ受信を通じてした動画ファイル及びコメントファイルに基づいて、ブラウザにおいて動画上にコメントをオーバーレイ表示させ、その表示の際に二つのコメントが重複して表示されないようにする機能を有していました。

原告の主張は、被告の１社であり、米国会社であるFC2 INC.（以下「被告ＦＣ２」といいます。）が運営するインターネット上のコメント付き動画配信サービスである「ＦＣ２動画」ほか２つのサービス（以下「被告サービス」といいます。）に係るシステム（以下、併せて「被告システム」といいます。）が本件特許に係る発明の技術的範囲に属するものであり、被告ＦＣ２が被告の各サーバ（併せて「被告サーバ」といいます。）から日本国内のユーザ端末に所定の電子ファイル（以下「被告ファイル」といいます。）を送信することが被告システムの「生産」として本件特許権を侵害する行為に当たると主張し、また、もう一社の被告であり、日本に所在する会社である株式会社ホームページサービス（以下「被告ＨＰＳ」といいます。）は、被告ＦＣ２と実質的に一体のものとして上記の特許権侵害行為を行っているというものです。

原告は、被告らに対し、特許法100条1項に基づき、被告ファイルの日本国内のユーザ端末への配信の差止めを求め、同条2項に基づき、ユーザ端末に対して動画ファイル及びコメントファイルを配信するためのサーバ用プログラムの抹消及び被告サーバの除却を求めるとともに、特許権侵害の共同不法行為に基づく損害賠償請求として、民法709条及び719条1項前段に基づき、特許法102条3項による実施料相当額の損害金1000万円及び遅延損害金の支払いを求めました。

本件の争点は、構成要件の充足性から無効論まで多岐に渡っていますが、本稿では、本件発明1につき、記載の準拠法及び特許発明の構成要件の一部が国外で実施されている場合の特許権侵害の成否のみについて取り上げます。

原判決

原判決は、本件発明１における「サーバ」に該当する被告ＦＣ２が管理する動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバは、令和元年５月１７日以降の時期において、いずれも米国内に存在しており、日本国内に存在しているものとは認められないと認定しました。

その上で、被告サービス１が機能することによって、本件発明１の構成要件を全て充足するコメント配信システムが新たに作り出されるとしても、それは、米国内に存在する動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバと日本国内に存在するユーザ端末とを構成要素とするコメント配信システム（被告システム１）が作り出されるものであるから、「物」である「コメント配信システム」が日本国内で「生産」されたとは認められないとして、原告の請求を棄却しました。

この判決に対して、原告が控訴をしたのが本件です。

なお、控訴審において、知財高裁は、原告（控訴人）の申し立てに基づき、第三者意見募集制度を同制度の導入後始めて採用しています。

判旨

本判決は、原判決を一部変更し、被告ＦＣ２に対する請求を一部認容し、差止（ユーザ端末の表示装置において動画上に表示されるコメントが特定の表示態様となるように動画ファイル及びコメントファイルを配信する行為の差止）及び損害賠償（合計1101万5517円及び遅延損害金）の支払いを命じました。

 

ネットワーク型システムの「生産」の意義

本判決ではまず、ネットワーク型システムの発明においていかなる行為が「生産」に該当するのかを定義しています。

本判決では、「インターネット等のネットワークを介して、サーバと端末が接続され、全体としてまとまった機能を発揮するシステム」を「ネットワーク型システム」と定義し、この「ネットワーク型システム」の生産の定義につき、次のように述べています

インターネット等のネットワークを介して、サーバと端末が接続され、全体としてまとまった機能を発揮するシステム（以下「ネットワーク型システム」という。）の発明における「生産」とは、単独では当該発明の全ての構成要件を充足しない複数の要素が、ネットワークを介して接続することによって互いに有機的な関係を持ち、全体として当該発明の全ての構成要件を充足する機能を有するようになることによって、当該システムを新たに作り出す行為をいうものと解される。

その上で、被告サービス１は、ユーザによる被告サービス１のウェブページの指定とそれに伴う被控訴人ＦＣ２のウェブサーバによるユーザ端末へのファイルの送信、ユーザ端末による受信したファイルの保存と読み込み、ユーザ端末での再生操作に基づく被控訴人ＦＣ２の動画配信用サーバにからの動画府ファイル及びコメントファイルのユーザ端末への送信と、これらによってユーザ端末が、受信した動画ファイル及びコメントファイルに基づいて、ブラウザにおいて動画上にコメントをオーバーレイ表示させることが可能となるというプロセスによるものであると認定の上、ユーザ端末が動画ファイル及びコメントファイルを受信した時点において、本件発明１の全ての構成要件を充足する機能を備えた被告システム１が新たに作り出されたものということができ、被告システムの「生産」が認められると判断しました。（以下、被告システム１を新たに作り出す上記行為を「本件生産１の１」といいます。）。

本件生産１の１が特許法２条３項１号の「生産」（日本国内における生産）に該当するか

次に、裁判所は、以下のように述べて、本件生産１の１においては、属地主義の原則から我が国の特許法２条３項１号の「生産」に該当するか否かが問題となるとしました。

特許権についての属地主義の原則とは、各国の特許権が、その成立、移転、効力等につき当該国の法律によって定められ、特許権の効力が当該国の領域内においてのみ認められることを意味するものであるところ（最高裁平成７年（オ）第１９８８号同９年７月１日第三小法廷判決・民集５１巻６号２２９９頁、最高裁平成１２年（受）第５８０号同１４年９月２６日第一小法廷判決・民集５６巻７号１５５１頁参照）、我が国の特許法においても、上記原則が妥当するものと解される。
（中略）
本件生産１の１において、上記各ファイルが米国に存在するサーバから国内のユーザ端末へ送信され、ユーザ端末がこれらを受信することは、米国と我が国にまたがって行われるものであり、また、新たに作り出される被告システム１は、米国と我が国にわたって存在するものである。そこで、属地主義の原則から、本件生産１の１が、我が国の特許法２条３項１号の「生産」に該当するか否かが問題となる。

その上で、ネットワーク型システムについては、特許権保護の必要性と権利範囲の明確性の観点から、当該システムを構成する要素の一部であるサーバが国外に存在する場合であっても、①当該行為の具体的態様、②当該システムを構成する各要素のうち国内に存在するものが当該発明において果たす機能・役割、③当該システムの利用によって当該発明の効果が得られる場所、④その利用が当該発明の特許権者の経済的利益に与える影響事情等を総合考慮して、当該行為が我が国の領域内で行われたものとみることができるときは、「生産」に該当するとの規範を立てました。

ネットワーク型システムにおいて、サーバが日本国外（以下、単に「国外」という。）に設置されることは、現在、一般的に行われており、また、サーバがどの国に存在するかは、ネットワーク型システムの利用に当たって障害とならないことからすれば、被疑侵害物件であるネットワーク型システムを構成するサーバが国外に存在していたとしても、当該システムを構成する端末が日本国内（以下「国内」という。）に存在すれば、これを用いて当該システムを国内で利用することは可能であり、その利用は、特許権者が当該発明を国内で実施して得ることができる経済的利益に影響を及ぼし得るものである。

そうすると、ネットワーク型システムの発明について、属地主義の原則を厳格に解釈し、当該システムを構成する要素の一部であるサーバが国外に存在することを理由に、一律に我が国の特許法２条３項の「実施」に該当しないと解することは、サーバを国外に設置さえすれば特許を容易に回避し得ることとなり、当該システムの発明に係る特許権について十分な保護を図ることができないこととなって、妥当ではない。

他方で、当該システムを構成する要素の一部である端末が国内に存在することを理由に、一律に特許法２条３項の「実施」に該当すると解することは、当該特許権の過剰な保護となり、経済活動に支障を生じる事態となり得るものであって、これも妥当ではない。

これらを踏まえると、ネットワーク型システムの発明に係る特許権を適切に保護する観点から、ネットワーク型システムを新たに作り出す行為が、特許法２条３項１号の「生産」に該当するか否かについては、当該システムを構成する要素の一部であるサーバが国外に存在する場合であっても、当該行為の具体的態様、当該システムを構成する各要素のうち国内に存在するものが当該発明において果たす機能・役割、当該システムの利用によって当該発明の効果が得られる場所、その利用が当該発明の特許権者の経済的利益に与える影響等を総合考慮し、当該行為が我が国の領域内で行われたものとみることができるときは、特許法２条３項１号の「生産」に該当すると解するのが相当である。

そして、以下のとおり、本件では、①ファイルの送受信は一体であり、国内における受信行為によって被告システム１が完成すること、②国内のユーザ端末の機能が発明の主要な機能を果たしていること、③発明の効果が国内で発現し経済的利益に影響を及ぼし得ることを総合考慮すると、被告の行為は我が国の領域内で行われたものとみることができるから、特許法２条３項１号の「生産」に該当すると判断しています。

これを本件生産１の１についてみると、本件生産１の１の具体的態様は、米国に存在するサーバから国内のユーザ端末に各ファイルが送信され、国内のユーザ端末がこれらを受信することによって行われるものであって、当該送信及び受信（送受信）は一体として行われ、国内のユーザ端末が各ファイルを受信することによって被告システム１が完成することからすれば、上記送受信は国内で行われたものと観念することができる。

次に、被告システム１は、米国に存在する被控訴人ＦＣ２のサーバと国内に存在するユーザ端末とから構成されるものであるところ、国内に存在する上記ユーザ端末は、本件発明１の主要な機能である動画上に表示されるコメント同士が重ならない位置に表示されるようにするために必要とされる構成要件１Ｆの判定部の機能と構成要件１Ｇの表示位置制御部の機能を果たしている。

さらに、被告システム１は、上記ユーザ端末を介して国内から利用することができるものであって、コメントを利用したコミュニケーションにおける娯楽性の向上という本件発明１の効果は国内で発現しており、また、その国内における利用は、控訴人が本件発明１に係るシステムを国内で利用して得る経済的利益に影響を及ぼし得るものである。

以上の事情を総合考慮すると、本件生産１の１は、我が国の領域内で行われたものとみることができるから、本件発明１との関係で、特許法２条３項１号の「生産」に該当するものと認められる。

被告システム１の生産の主体

更に、生産行為の主体につき、ユーザの行為が介在していることから、被告（被控訴人）らが侵害主体といえるかが問題となっていました。

また、本件では、原告（控訴人）は、被告（被控訴人）ＦＣ２と被告（被控訴人）ＨＰＳの２社が、実質的に一体のものとして上記の特許権侵害行為を行っていると主張していました。

これらの点について、裁判所は、次のように、ユーザ端末による各ファイルの受信は、ユーザによる別途の操作を介することなく、被控訴人ＦＣ２がサーバにアップロードしたプログラムの記述に従い、自動的に行われるものであるため、被告システム１の生産主体は被告（被控訴人）ＦＣ２のみであると判断しています。

被告システム１（被告サービス１のＨＴＭＬ５版に係るもの）は、前記(ア)のとおり、被控訴人ＦＣ２のウェブサーバが、所望の動画を表示させるための被告サービス１のウェブページのＨＴＭＬファイル及びＪＳファイルをユーザ端末に送信し、ユーザ端末がこれらを受信し、ユーザ端末のブラウザのキャッシュに保存された上記ＪＳファイルによる命令に従ったブラウザからのリクエストに応じて、被控訴人ＦＣ２の動画配信用サーバが動画ファイルを、被控訴人ＦＣ２のコメント配信用サーバがコメントファイルを、それぞれユーザ端末に送信し、ユーザ端末がこれらを受信することによって、新たに作り出されたものである。そして、被控訴人ＦＣ２が、上記ウェブサーバ、動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバを設置及び管理しており、これらのサーバが、ＨＴＭＬファイル及びＪＳファイル、動画ファイル並びにコメントファイルをユーザ端末に送信し、ユーザ端末による各ファイルの受信は、ユーザによる別途の操作を介することなく、被控訴人ＦＣ２がサーバにアップロードしたプログラムの記述に従い、自動的に行われるものであることからすれば、被告システム１を「生産」した主体は、被控訴人ＦＣ２であるというべきである。
（中略）
被控訴人ＨＰＳの被告各システムへの関与の状況は訂正して引用した原判決の第４の５⑴オのとおりであり、少なくとも本件特許権の設定登録がされた令和元年５月１７日以降において、被控訴人ＨＰＳが被告各サービスに関する業務を行っていたとは認められず、他にこれを認めるに足りる証拠はない。

よって、被控訴人ＨＰＳが、被告各システムを「生産」し、本件特許権を侵害したものとは認められない。

以上の理由を述べた上で、裁判所は、原告の請求のうち、被告ＦＣ２に対する請求を一部認容し、差止（ユーザ端末の表示装置において動画上に表示されるコメントが特定の表示態様となるように動画ファイル及びコメントファイルを配信する行為の差止）及び損害賠償（合計1101万5517円及び遅延損害金）の支払いを命じました。

コメント

本判決は、知財高裁が大合議判決において、発明に係る「ネットワーク型システム」を新たに作り出す行為につき、その一部の要素が日本国外にある場合において、特許法２条３項１号の「生産」に該当する場合についての規範を示したものとして実務上大きな意義があるものと思われます。

もっとも、判決の射程は「ネットワーク型システム」に係る発明の「生産」であり、他のタイプの発明や実施態様については当然には妥当しないものと思われます。なお、令和4年7月の知財高判は、海外に設置されたサーバから日本国内への向けた特許発明の技術的範囲に属するプログラムの提供が行われていた事案において、当該提供行為は、その一部に日本国の領域外で行われる部分があるとしても、これを実質的かつ全体的に考察すれば、日本国の領域内で行われたものと評価するのが相当であると判断し、これが日本国特許法2条3項1号の「提供」に該当するとし、日本国内における特許権侵害の成立を認める判断をしています（詳細は同判決のリーガルアップデートをご覧下さい。）。

また、本判決は特許権の侵害主体は、発明を構成するサーバの所在国の会社（被告FC2）のみとしています。特許発明の具体的な内容や事実関係にもよるものの、同様の事案において、サーバ所在国によっては強制執行の困難性という問題は残るものと思われます。

本件は最高裁に上告されているため、最終的な結論が出るまで引き続き注視が必要です。

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（文責・町野）