2019年6月7日､特許権の侵害における損害額の推定規定である特許法102条2項及び3項の適用における具体的規範を示した知財高裁最高裁判所特別部（大合議）判決がありました｡
特許権侵害訴訟において特許法102条2項に基づき損害賠償請求を行うに当たっては､同条項における侵害者の受けた「利益の額」の意義や､推定覆滅の判断の際の考慮要素､特許発明が侵害品の売上に貢献した度合いをどのように考慮するかがしばしば争われてきました｡
また､同条3項の「その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額」の算定に当たって､特許発明の実施料をどのようにして決めるかということも、特許権侵害訴訟における損害論の大きな論点の1つです｡
今般の判決では､上記の各論点について､知財高裁が一般的な規範を定立した上で､具体的な算定のプロセスを示しています｡
ポイント
骨子
- 特許法102条2項所定の侵害行為により侵害者が受けた利益の額は､侵害者の侵害品の売上高から､侵害者において侵害品を製造販売することによりその製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費を控除した限界利益の額であり､その主張立証責任は特許権者側にある｡
- 特許法102条2項における推定の覆滅については､①特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在すること(市場の非同一性)､②市場における競合品の存在､③侵害者の営業努力(ブランド力、宣伝広告）、④侵害品の性能（機能、デザイン等特許発明以外の特徴)などの事情を考慮することができ､その主張立証責任は侵害者にある｡
- 特許発明が侵害品の部分のみに実施されている場合においても､推定覆滅の事情として考慮することができるが､特許発明が侵害品の部分のみに実施されていることから直ちに推定の覆滅が認められるのではなく､特許発明が実施されている部分の侵害品中における位置付け､当該特許発明の顧客誘引力等の事情を総合的に考慮してこれを決するのが相当である｡
- 特許法102条3項による損害は､原則として､侵害品の売上高を基準とし､そこに､実施に対し受けるべき料率を乗じて算定すべきである｡また､実施に対し受けるべき料率は､必ずしも当該特許権についての実施許諾契約における実施料率に基づかなければならない必然性はなく､①当該特許発明の実際の実施許諾契約における実施料率や､それが明らかでない場合には業界における実施料の相場等も考慮に入れつつ､②当該特許発明自体の価値すなわち特許発明の技術内容や重要性､他のものによる代替可能性､③当該特許発明を当該製品に用いた場合の売上げ及び利益への貢献や侵害の態様､④特許権者と侵害者との競業関係や特許権者の営業方針等訴訟に現れた諸事情を総合考慮して､合理的な料率を定めるべきである｡
判決概要
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所特別部 |
|---|---|
| 判決言渡日 | 2019年6月7日 |
| 事件番号 | 平成30年(ネ)第10063号 特許権差止等請求控訴事件 |
| 特許 | 特許第4659980号 特許第4912492号 「二酸化炭素含有粘性組成物」 |
| 原判決 | 大阪地方裁判所平成27年（ワ）第4292号 |
| 裁判官 | 裁判長裁判官 高部眞規子 裁判官 森義之 裁判官 鶴岡稔彦 裁判官 大鷹一郎 裁判官 高橋彩 |
解説
事案の概要
被控訴人（特許権者）は､名称を「二酸化炭素含有粘性組成物」とする発明に係る2件の特許権（特許第4659980号及び特許第4912492号｡本件特許権1及び本件特許権2）を有していました｡
他方､控訴人らは､炭酸パック化粧品（被告製品）を製造･販売しており､控訴人Ａは､被告製品の一部に使用する顆粒剤を製造販売していたところ､被控訴人は①被告製品は上記各特許権に係る発明（本件各発明）の技術的範囲に属し､それらの製造､販売が上記各特許権の直接侵害行為に該当すること､②控訴人Ａの行為は上記各特許権の間接侵害行為に該当することなどを主張し､控訴人らに対し､被告各製品及び顆粒剤の製造､販売等の差止め及び廃棄並びに､不法行為に基づく損害賠償金等の支払を求めました｡
原判決は､被控訴人の控訴人らに対する差止め及び廃棄請求並びに損害賠償請求の一部を認容しため､控訴人らが控訴をし､それに対する判断がなされたのが本判決です｡
本件の争点は､侵害論､無効論及び損害論と多岐に渡っていますが､損害論においては､被控訴人は特許法102条2項及び同3項に基づき損害額を主張しており､これら各条項の適用に関する事項が1つの争点となっていました｡
本稿では､知財高裁が見解を示した損害論に関する判断を解説します｡
特許法における損害賠償額の推定規定
特許権者は､自己の有する特許権を侵害された場合には侵害者に対して不法行為（民法709条）に基づく損害賠償を請求できます｡しかしながら､一般に､不法行為に基づく損害賠償を請求するためには請求者の側において侵害行為と損害発生との間の因果関係や実際に被った損害の額を立証しなければならず､とりわけ､特許権侵害の事案においては､原告においてこのような立証を行うことは非常に困難です｡
そこで､特許法は､故意または過失による特許権の侵害が認められる場合において､損害賠償の推定規定（102条1項ないし3項）を設けて､特許権者における損害額の立証の困難性の軽減を図っています｡
まず､102条1項は､特許権の侵害者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは､その譲渡数量に､特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を､特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた額を超えない限度において､特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができると定めています｡
不法行為の原則によれば､逸失利益の賠償を請求する場合には当該不法行為がなかった場合に得られたであろう利益の主張立証が必要ですが､特許訴訟において特許権者が特許権侵害によって自身の売上がどの位減少したかを立証することは困難であることから､侵害者における侵害品の譲渡数量分を基準に損害額を特許権者の逸失利益を推定する規定です｡
次に､102条2項は､特許権の侵害者が侵害の行為により利益を受けているときは､その利益の額は､特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する旨定めています｡利益吐き出し型の規定とも呼ばれます｡
ここで推定される損害の種類については諸説あるものの､知財高裁は､「特許権者に､侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合には102条2項の適用が認められると解すべきであり､特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在するなどの諸事情は､推定された損害額を覆滅する事情として考慮されるとするのが相当である」と述べており（知財高判平成25年2月1日ごみ貯蔵器事件）､侵害者の受けた利益を特許権者の逸失利益と推定するものと理解されます｡
102条3項は､特許権者が､侵害者に対して､その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を､自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができると定めています｡侵害された特許権について第三者にライセンスをしたと仮定した場合に得られたであろう実施料の相当額を損害として推定する規定です｡
なお、102条については、2019年5月10日に成立し、同17日に公布された改正特許法により改正が行われています（上記は、改正前の条文の説明となります。）。法改正の内容については、「令和元年（2019年）特許法改正～査証制度の新設／損害賠償算定方法の見直し～」をご覧下さい。
特許法102条2項及び3項に関する論点
上記のとおり､特許法102条は損害賠償額の推定規定を設けています。この規定については､いくつかの論点がありますが､本件に関係するのは次の3点です｡
まず､第1に､102条2項の「利益の額」の額はどのようにして算定されるかです｡ここでいう「利益」の具体的な内容については､かつては､売上額から当該売上のために必要であった全費用を控除した純利益であるとする説（純利益説）､売上高から売上原価を控除した粗利益であるとする説（粗利益説）等がありました｡
しかしながら､近時の裁判例においては､売上高から当該売上の増加に伴って増加する変動費及び費用を控除した限界利益であるとする説（限界利益説）が一貫して採用されており､控除される費用については侵害者において主張立証責任を負うとするものが学説･裁判例ともに主流となっていました｡
第2は､限界利益説の下において､具体的にどのような費用が控除されるかです｡上記のとおり､利益の算定においては､変動費のほかに製品の製造販売のために直接必要となった費用も控除されると解されていましたが､具体的にどのような費用が控除されるかについては、これまでの裁判例では事案に応じて侵害品の製造販売に直接必要であったか否かを個別的に判断をしており､具体的にどのような費用が控除されるかについての判断基準を示したものは知財高裁レベルではありませんでした｡
第3は､102条2項における損害額の推定を覆すことはできるか､また､できる場合にどのような事情が考慮されるかという点（推定の覆滅事由）があります。とりわけ、推定の覆滅事由に関しては、特許発明が製品の一部にしか使用されていない場合等特許発明の侵害品の売上の貢献が限定的である場合において､推定される損害額を減額できるか､減額できる場合にどのような基準でどの程度減額できるかという点も論点の１つです（特許の寄与率という場合もあります。)｡
上記のうち､推定の覆滅事由に関しては､一般に､侵害者が特許権者等の実際の損害額が推定される損害額よりも低額であることを主張立証することで全部または一部の覆滅ができると解されていましたが､具体的にどのような事情が考慮されるかについての知財高裁レベルでの規範はこれまで示されていませんでした｡
また特許発明が製品の一部にしか使用されていない場合に関しても､知財高裁レベルでの規範はなく､個々の裁判所が、個別事案に応じて、特許発明が売上に貢献した度合いを判断してきました｡近時は､特許発明の実施品の原価等の形式的な基準によるのではなく､侵害品における特許発明部分の重要性や侵害品の他の技術的要素等を加味して実質的な判断を行う裁判例が主流となっていました｡
102条3項の実施料相当額の損害については､実施料相当額算定における実施料率をどのようにして決めるのかが1つの論点です｡裁判例上､当該特許に基づく実施許諾契約例における実施料率や業界相場等を基に実施料率が判断されていましたが､特許権侵害のない場合における実施許諾契約においては､特許が無効となるリスクや契約上の様々な制約､当事者間の力関係等様々な制約のある状況下で実施料率が決されます｡
これに対して､特許権侵害の場面においては､特許が有効かつ特許権侵害があることは確定しており､侵害者は契約上の制限を受けることなく特許発明を実施しているため､実施許諾契約の例や業界実施料率よりも高い実施料率を用いるべきではないかという点が議論されていました｡
上記の点につき､近時の裁判例及び学説は､特許権侵害が確定した場合においては､これらの料率に縛られず､有効な特許権の侵害を、実施料率を算定するに当たっての考慮要素とできると考えるものが支配的となっていました｡
判示事項
特許法102条2項の利益の意義
まず､知財高裁は､102条2項の｢利益｣の意義については､｢侵害者の侵害品の売上高から､侵害者において侵害品を製造販売することによりその製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費を控除した限界利益の額であり､その主張立証責任は特許権者側にあるものと解すべきである｡｣と判断しました｡
この考え方は､近時の裁判例に沿ったものですが､知財高裁として考え方が明確になったものといえます｡
次に､どのような費用が売上高から控除される｢製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費｣といえるかについては､以下のように述べています｡
控除すべき経費は､侵害品の製造販売に直接関連して追加的に必要となったものをいい､例えば､侵害品についての原材料費､仕入費用､運送費等がこれに当たる｡これに対し､例えば､管理部門の人件費や交通･通信費等は､通常､侵害品の製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費には当たらない｡
具体的な当てはめにおいては､被告製品に関連する試験費については控除を認める一方､R&Dセンターの研究員の人件費､パート従業員の人件費､被告製品に関連しない試験費､広告費､サンプル代といった費用については控除を認めていません｡
特許法102条2項の推定の覆滅事情
次に､102条2項の推定の覆滅事情について､裁判所は以下のように判断しています｡
特許法102条2項における推定の覆滅については､同条1項ただし書の事情と同様に､侵害者が主張立証責任を負うものであり､侵害者が得た利益と特許権者が受けた損害との相当因果関係を阻害する事情がこれに当たると解される｡例えば､①特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在すること（市場の非同一性）､②市場における競合品の存在､③侵害者の営業努力（ブランド力､宣伝広告）､④侵害品の性能（機能､デザイン等特許発明以外の特徴）などの事情について､特許法102条1項ただし書の事情と同様､同条2項についても､これらの事情を推定覆滅の事情として考慮することができるものと解される｡また､特許発明が侵害品の部分のみに実施されている場合においても､推定覆滅の事情として考慮することができるが､特許発明が侵害品の部分のみに実施されていることから直ちに上記推定の覆滅が認められるのではなく､特許発明が実施されている部分の侵害品中における位置付け､当該特許発明の顧客誘引力等の事情を総合的に考慮してこれを決するのが相当である｡
本件で被告は､推定の覆滅事情として､(1)競合品の存在､(2)被告製品の利便性､被告の企画力･営業力､(3)被告製品が原告製品に比べて顕著に優れた特徴を有すること､(4)侵害品が他の特許発明の実施品であること､(5)本件発明の技術的価値が低いこと､(6)被告は本件発明の従属項に係る発明を実施していないから本件発明の寄与は限定的であることを主張していましたが､裁判所は､結論として､推定の覆滅を認めませんでした｡
すなわち､まず､(1)については、被告の主張する製品が市場において競合関係にあると認めるに足りないとし､(2)については､通常の営業努力を超える格別の営業努力をしたとはいえないとして､被告の主張を推定の覆滅事情としては認めませんでした｡
また､(3)については､被告製品の優れた効能が侵害品の売上に貢献しているといった事情がなければならないとした上で､本件ではそのような事情は認められないとし､(4)についても、同様に、特許発明の実施が侵害品の売上に貢献している事情が必要とした上で､本件ではそもそも他の特許発明の実施品ではないとしました｡
(5)及び(6)については、従来技術の存在や従属項に係る発明の実施の有無は原告の損害とは無関係であると判断しました｡
さらに､本件は､侵害品に特許発明以外の技術的要素が加わっている事情はないと思われ､いわゆる特許の寄与率についての主張はなされていませんでしたが､裁判所は､上記のとおり､｢特許発明が侵害品の部分のみに実施されている場合｣についての一般的な判断規範を立てています｡
特許法102条3項の「その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額」
さらに､原告は102条3項に基づく損害も選択的に主張していたところ､裁判所はまず、同項による損害は、原則として、侵害品の売上高を基準とし、そこに、実施に対し受けるべき料率を乗じて算定すべきであるとしました。
その上で、実施に対して受けるべき料率を定める方法について、以下のように判断しています。
特許法102条3項所定の｢その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額｣については､平成10年法律第51号による改正前は｢その特許発明の実施に対し通常受けるべき金銭の額に相当する額｣と定められていたところ､｢通常受けるべき金銭の額｣では侵害のし得になってしまうとして､同改正により｢通常｣の部分が削除された経緯がある｡
特許発明の実施許諾契約においては､技術的範囲への属否や当該特許が無効にされるべきものか否かが明らかではない段階で､被許諾者が最低保証額を支払い､当該特許が無効にされた場合であっても支払済みの実施料の返還を求めることができないなどさまざまな契約上の制約を受けるのが通常である状況の下で事前に実施料率が決定されるのに対し､技術的範囲に属し当該特許が無効にされるべきものとはいえないとして特許権侵害に当たるとされた場合には､侵害者が上記のような契約上の制約を負わない｡そして､上記のような特許法改正の経緯に照らせば､同項に基づく損害の算定に当たっては､必ずしも当該特許権についての実施許諾契約における実施料率に基づかなければならない必然性はなく､特許権侵害をした者に対して事後的に定められるべき､実施に対し受けるべき料率は､むしろ､通常の実施料率に比べて自ずと高額になるであろうことを考慮すべきである｡
したがって､実施に対し受けるべき料率は､①当該特許発明の実際の実施許諾契約における実施料率や､それが明らかでない場合には業界における実施料の相場等も考慮に入れつつ､②当該特許発明自体の価値すなわち特許発明の技術内容や重要性､他のものによる代替可能性､③当該特許発明を当該製品に用いた場合の売上げ及び利益への貢献や侵害の態様､④特許権者と侵害者との競業関係や特許権者の営業方針等訴訟に現れた諸事情を総合考慮して､合理的な料率を定めるべきである｡
本件では各特許に係る実際の実施許諾契約の実施料は現れていませんでしたが､裁判所は､次のように述べて､本件特許発明の実施に対して受けるべき料率は10%を下らないと判断しました｡
･･･①本件訴訟において本件各特許の実際の実施許諾契約の実施料率は現れていないところ､本件各特許の技術分野が属する分野の近年の統計上の平均的な実施料率が､国内企業のｱﾝｹｰﾄ結果では5.3%で､司法決定では6.1%であること及び被控訴人の保有する同じ分野の特許の特許権侵害に関する解決金を売上高の10%とした事例があること､②本件発明1-1及び本件発明2-1は相応の重要性を有し､代替技術があるものではないこと､③本件発明1-1及び本件発明2-1の実施は被告各製品の売上げ及び利益に貢献するものといえること､④被控訴人と控訴人らは競業関係にあることなど､本件訴訟に現れた事情を考慮すると､特許権侵害をした者に対して事後的に定められるべき､本件での実施に対し受けるべき料率は10%を下らないものと認めるのが相当である｡なお､本件特許権1及び本件特許権2の内容に照らし､一方のみの場合と双方を合わせた場合でその料率は異ならないものと解すべきである｡
コメント
本判決は､知財高裁が､102条2項及び同3項に関する実務上重要ないくつかの論点について一般的な規範及び判断過程を示した点において大きな意義があるといえます｡
102条2項による損害算定に際して控除されるべき経費については､一見すると､知財高裁は、控除できる費用とできない費用を区分したかのようにも読めますが､その判断過程においては､あくまで個々の費用が「侵害品の製造販売に直接関連して追加的に必要となったもの」であることの立証がされているかという観点から判断しており､上記で通常控除すべき費用ではないとして列挙されている「管理部門の人件費や交通･通信費等」といった費目についても､それらに該当することをもって直ちに控除が認められないことにはなるとは限らないと解されます｡
したがって、知財高裁は、限界利益の算定に際して控除すべき経費について、これまでの裁判例にみられたとおり、追加的に必要になったかを個別に考慮するアプローチを追認したものと考えられます。
102条2項の推定の覆滅事由については､同条項で明文規定がないものの、推定の覆滅が認められ得ること、及び、覆滅が認められるか否かの判断において考慮できる事由を列挙する形で規範を立てた点において意義があります｡
今回知財高裁が挙げた事由はこれまでの裁判例においても考慮されていたものではありますが､知財高裁がこれらの事由が考慮されることを明らかにした上で､具体的な判断過程を示した点は実務上の参考になるものといえます｡
さらに､｢特許発明が部分のみに使用されている場合について｣も､従来用いられることのあった特許発明の｢寄与率｣や｢寄与度｣という言葉は用いておらず､推定の覆滅事由の1つとしてこれを挙げた上で､かかる場合において覆滅を認めるか否かの考慮要素を挙げている点も重要です｡
102条3項に関しても､近時の裁判例や学説の考え方を踏襲する規範が示されたものといえます｡
この点､同条項においては､今年（2019年）6月の特許法改正との関係も重要です｡改正特許法においては､「特許発明の実施に対して受けるべき金銭の額を認定するに当たっては､特許権者又は専用実施権者が､自己の特許権又は専用実施権に係る特許発明の実施の対価について､当該特許権又は専用実施権の侵害があったことを前提として当該特許権又は専用実施権を侵害した物との間で合意をするとしたならば､当該特許権者又は専用実施権者が得ることとなるその対価を考慮することができる」とされました(改正102条4項)｡
この改正は､特許権侵害の事案ではない通常のビジネスでの実施許諾契約における実施料率ではなく､特許権侵害があった場合の和解等で締結されるであろう実施許諾契約の実施料を考慮できるとするもので､実施許諾契約例や業界相場よりも実施料を増額することを認めるための要素を明確化したものです｡
この改正特許法の下において本判決がどのように影響するかが問題となります｡この点､本判決の判断は､「特許権侵害をした者に対して事後的に定められるべき､本件での実施に対し受けるべき料率」を判断したものであり､改正102条4項の定める｢対価｣の意味に基づき実施料率を判断したものと評価されます｡
改正102条4項においては「考慮することができる」と述べるにとどまっているのに対し､知財高裁は同条項に挙げる料率を下に実施料率を判断していることから､改正後の103条3項に基づく実施料の判断においては､改正102条4項に基づき判断される実施料が大きなウェイトを占めると考えられます｡
更に､知財高裁は当該料率を定めるに当たっての具体的な考慮要素を挙げており､改正法施行後においては､ここに挙げられた要素が、改正102条4項の｢対価｣を決定するに当たって考慮されることになると思われます。
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（文責・町野）
