令和元年（2019年）5月10日、改正特許法が成立し、同月17日、公布されました。
今回の改正では、第三者の専門家が工場等に立ち入って調査を行う新たな証拠収集制度（査証制度）が新設されるとともに、損害賠償の算定方法について見直しがなされました（損害賠償の算定方法については、実用新案法、意匠法及び商標法についても同様の改正が実施されます）。
そのほか、意匠法と商標法についても改正事項がありますが、本稿では特許法の改正について取り上げます。

ポイント

骨子

  • 訴訟提起後、第三者の専門家が工場等に立ち入り、特許権侵害について調査を行う査証制度が新設されます。
  • 特許権者の利益をベースに損害賠償額を計算する際に、特許権者の実施能力を超える部分についても、実施料相当額を損害額と認めることができるようになりました（新102条1項2号）。
  • 実施料相当額の損害について、侵害があったことを前提とした対価（平時のライセンス契約における実施料より高い金額）を考慮できることとされました（新102条4項）。

改正法の概要

法律名 特許法等の一部を改正する法律
法律番号 令和元年5月17日法律第3号
成立日 令和元年5月10日（第198回通常国会）
公布日 令和元年5月17日
施行日 一部の規定を除き、公布の日（＝5月17日）から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

解説

査証制度の新設

導入の経緯

特許権侵害訴訟においては、権利者側で侵害の立証をする必要があります。しかし、侵害しているのかどうかの証拠を被疑侵害者側が保有しており、権利者側で入手することが難しい場合もあります。例えば、製造方法の特許が対象で、被疑侵害者がその製造方法を用いて製品を製造したかどうかわからない場合や、対象製品がBtoB製品で、入手することが難しい場合、プログラムの発明で、サーバに置かれていたり、解析が難しい場合等が挙げられます。

このような場合に、被疑侵害者側が保有する証拠を入手する、あるいは被疑侵害者に提出させる手段として、従前、日本では、文書提出命令（民事訴訟法221条、特許法105条）、証拠保全（民事訴訟法234条）等の証拠収集手続が定められていました。しかし、裁判所はこれらの手続を利用することに謙抑的で、実務上、積極的に活用されてきたとはいえない状況です。

他方、海外では、日本とは異なる強力な証拠収集制度が認められている国もあります。具体的には、幅広く資料提出が強制される米国のディスカバリーのほか、英国のディスクロージャー、ドイツやフランスの査察制度等が挙げられます。

今回の改正では、権利者がより侵害立証をしやすくなるよう、ドイツの査察制度を参考にしつつ、提訴後に限り利用できるものとした「査証制度」が導入されることとなりました。

査証命令の要件

新しく設けられた査証制度では、申立人（権利者）が査証の申立てを行い、裁判所が、その申立てについて査証命令を発令するかどうかを判断します。

上記判断にあたり、裁判所は、以下の要件を満たす場合に、査証命令を出すことができます（新105条の2第1項）。

① 特許権侵害訴訟／専用実施権侵害訴訟における申立て　※提訴後のみ
② 相手方が書類等を所持・管理していること　※第三者は含まない
③ 立証のため証拠収集が必要であること【必要性】
④ 侵害したことを疑うに足りる相当な理由があること
⑤ 他の手段では証拠収集ができないと見込まれること【補充性】
⑥ 相当でない（負担が不相当等）とは認められないこと

このように、査証が認められるためには、申立人側で、侵害したことを疑うに足りる相当な理由を含む厳格な要件を示す必要があります。実務的には、訴訟の初期の段階で秘儀侵害品・方法の構成の網羅的な立証のために利用することにはあまり適しておらず、発明の構成の多くについて十分な立証がなされた後に、疑義が残る点についての確認を目的とするような利用態様が多くなるのではないかと思われます。

査証の流れ

査証の流れは以下のとおりです（新105条の2以下）。査証人による査証（調査）の手続きと、その結果について記載された査証報告書の取扱いに関する手続きがそれぞれ定められています。

査証 ・査証の申立て
・相手方の意見を聴取
・裁判所による査証命令・査証人の指定 or 却下決定
～不服がある当事者は即時抗告可能～
・査証人による査証・査証報告書の裁判所への提出
・立入りや書類提示等を拒否した場合：申立人の主張を真実と認めることができる
報告書 ・査証報告書の相手方への送達
・相手方による査証報告書の非開示（黒塗り）の申立て　※2週間以内
・裁判所による非開示の決定（正当な理由）or 却下決定
（相手方の同意を得て申立人に報告書を開示し意見聴取可能）
～不服がある当事者は即時抗告可能～
・申立人による閲覧謄写→書証として提出
営業秘密漏洩防止策

査証制度は、第三者が工場等に立ち入って調査を行うものであるため、不当な営業秘密の侵害をいかに回避するかが重要な課題となります。改正法は、査証により営業秘密が漏洩することを防止する方策として、以下の制度を新設しました。
・査証人の忌避
（査証人が申立人の関係先であるなど、誠実に査証することを妨げるべき事情があるときに、査証人の忌避（交代）を申し立てることできるという制度です。）
・査証報告書の全部または一部の黒塗り（上記）
・査証人による秘密漏洩の刑事罰
これら以外に、証拠として提出された査証報告書について、従前より認められている閲覧禁止の申立て（訴訟記録は原則として公開ですが、営業秘密保護等のため、第三者による閲覧謄写を禁止するよう裁判所に求める申立てをいいます。）を行うこともできます。

コメント（査証の活用と備え）

今回新設された査証制度は、自社が権利者側の場面では、強力な証拠収集手段の一つとなることが期待されます。実務的には、被疑侵害品・方法のキーとなる一部の構成の立証に疑義が残る、という場合が紛争になりやすいところ、このような場合には有力な手段となり得るものと思われます。仮に、将来、裁判所が査証制度を積極的に運用するようになるのであれば、これまでノウハウとして秘匿していた技術情報についても、適切なものは特許化するなど、出願戦略のあり方にも影響する可能性があります。

他方で、自社が被疑侵害者側となる場面では、第三者である査証人が工場等に立ち入って、自社の製造方法や製品の中身について査証報告書が作成され、査証人や裁判所関係者の目に触れるおそれ、さらには、査証報告書の黒塗りが認められず、権利者側（競合先の場合も有り得ます）の手にわたるおそれがあります。そのため、そういった事態も想定した知財戦略や、営業秘密の管理などを考えていくことが必要になると思われます。

上述のとおり、営業秘密保護との関係では、査証報告書の一部黒塗りなどが認められていますが、黒塗りを認めるかどうかについては、営業秘密保護の必要性と、侵害立証の必要性を比較衡量して決すべきという考え方もあります。仮にこの考え方に従って判断される場合には、査証報告書に記載された内容がたとえ重要な営業秘密であったとしても必ず守られるというわけではなく、侵害立証の必要性の方が高いとして、権利者側に開示されるおそれがあります。通常、侵害訴訟の相手方となる権利者は、対立の深い競合先であることが多いため、その悪影響は、訴訟だけでなく、事業活動にも及ぶ可能性があります。

現時点ではどの程度の頻度で査証の申立てがなされるのか、裁判所がどの程度査証命令を発令するのか、実際の査証をどのように行うのかなどは未知数であり、今後の実務の動向も注視したいと思います。

損害賠償額算定方法の見直し

損害の推定

特許権侵害は、不法行為（民法709条）の一種であり、侵害行為に対しては、損害賠償請求が認められます。

損害賠償を求める場合、本来であれば、権利者に生じた損害や因果関係についても、権利者側で立証する必要があります。しかし、特許権侵害によって権利者に具体的に何円の損害が生じたのか、また、その損害が被疑侵害者による特許権侵害行為と相当因果関係があるのかについて立証するのは事実上不可能であるため、特許法を始めとする各知的財産法では、損害額を推定する規定や、一定額を損害額とみなす規定を置いています。

現行の特許法上の規定は以下のとおりです。

102条1項 原告の利益×被告の販売数量（原告の実施能力超過分は除外）
102条2項 被告の利益×被告の販売数量　等（被告の利益）
102条3項 実施料相当額×被告の販売数量（最低損害額みなし規定）
改正の内容①　原告の実施能力超過分

上記のとおり、従前の102条1項では、原告の実施能力を超過する分は、原告の利益をベースとした損害額には含まないとされており、裁判例においても、椅子式マッサージ機事件（知財高判平成18年9月25日）判決以降、超過分について実施料相当額を含め損害賠償を認めない傾向になっていました。しかし、超過分について原告自身が実施できないとしても、仮に被告が正規にライセンスを受けていれば、実施料を支払う必要があったのであり、実施料相当額を原告の損害として認めるべき場合もあります。

そこで、今回の改正では、原告の実施能力超過分について102条1項による逸失利益の請求はできないものの、実施料相当額の損害賠償請求を認めることはできることとなりました。なお、この実施能力超過分の実施料相当額については、従来の102条3項と異なり、損害とみなされるわけではないため、被告側で反証が可能です。

改正の内容②　実施料相当額

上記のとおり、従前の102条3項では、1項（原告の利益ベース）や2項（被告の利益ベース）が認められない場合でも、最低限、実施料相当額については損害と認められるものとされ、実際の裁判では、その業界におけるライセンス契約の平均実施料率等を参考にして、金額が認定されていました。

しかし、平時のライセンス契約は、両当事者のアライアンスのための合意である場合や、侵害しているかどうか、無効かどうかについて双方に見解の違いがある中で合意する場合も多く、交渉の状況等により、実施料が低額になる場合もあります。

また、平時のライセンス契約では、権利者側は、許諾するかどうかの判断が可能ですが、特許権侵害訴訟では、既に被告は侵害行為を行った後であり、権利者側の判断の機会が奪われているともいえます。

さらに、平時のライセンス契約では、ライセンシーは、様々な契約上の制約を負うことがありますが、被告はそういった制約なく特許権侵害行為を行ったことになります。

以上のような点をふまえて、特許権侵害訴訟において実施料相当額を損害額として認定する際には、侵害があったことを前提とした対価（平時のライセンス契約における実施料より高い金額）を考慮できることが明記されました

コメント（適切な賠償額の算定）

上記いずれの改正についても、原告に生じ得る損害を裁判所が認定可能であることを明記したものと解され、より適切な賠償額の算定に資する改正であると思われます。

令和元年11月6日追記（改正法の施行日）

令和元年11月1日、「特許法等の一部を改正する法律」の施行期日を定める政令が閣議決定され、改正特許法・意匠法等は、一部の規定を除き、令和2年4月1日に施行されることになりました。

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（文責・藤田）

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