米国連邦裁判所は、2017年（平成29年）3月21日、特許権侵害に基づく損害賠償請求について、訴え提起前6年間に行われた侵害行為に基づくものは、ラッチェス（laches・懈怠）抗弁により排斥することができないと判断しました（SCA Hygiene Products Aktiebolag et al. v. First Quality Baby Products, LLC, et al.）。
米特許法§286は、訴え提起から遡って6年以上前の侵害行為に基づく損害賠償責任を制限していますが、本判決以前は、上記期間内の侵害行為についても、被告においてラッチェス抗弁を主張し、損害賠償の範囲を減縮することが可能と考えられていました。
本判決はこのような従前の解釈を否定したものであり、侵害警告後にも慎重な検討を行うことが可能になるなど、実務上影響があるものと思われます。
ポイント
骨子
警告書の送付から７年後に提起された特許権侵害訴訟において、被告はラッチェス抗弁を主張し請求は排斥されるべきであると主張していましたが、連邦最高裁判所は、特許法の期間制限である提訴前の６年間に生じた侵害行為によって生じた損害賠償請求をラッチェス抗弁により排斥することはできないと判断しました。
判決概要
| 裁判所 | 連邦最高裁判所（Supreme Court of the United States） |
| 決定言渡日 | 2017年3月21日 |
| 事件名 | SCA Hygiene Products Aktiebolag et al. v. First Quality Baby Products, LLC, et al. |
解説
米国特許法上の期間制限及びラッチェス抗弁について
米国特許法§286（35 U.S.C.§286）は、「法により別段の定めがされている場合を除き、侵害に対する訴えまたは反訴の提起前６年を超える時期に行われた侵害に対しては、訴訟による回復を受けることができない。」と定めています。すなわち、米国特許法の下では、特許権者が自己の特許権侵害に基づく損害賠償請求を行った場合において、救済を受けられる損害の範囲は訴え提起前の６年間までの行為によるものに限定されます。
他方、ラッチェスの法理とは、不合理に請求を遅滞した者は保護されない（当該請求を行うことはもはや許されない）という衡平法上の法理です。日本語では「懈怠の抗弁」などと訳される場合もあります。成文化された提訴期間がある場合であってもラッチェス抗弁が適用されて、より短い期間内しか請求が認められない場合もあります。
米国著作権法上の出訴期間制限及びラッチェス抗弁の適用に関する判決
米国では著作権法上の請求に関しても本件と同様の論点がありました。米国著作権法は、著作権法に基づく民事上の訴えは請求原因が生じたときから3年以内に提起されなければならないと定めているところ（17 U. S. C.§507(b)）、この期間内に生じた損害をラッチェス抗弁により排斥することができるかが争われたのです。
この点について、連邦最高裁判所は、2014年1月、Petrella v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc.事件判決（以下「Petrella判決」といいます。）において、上記3年間の出訴期間内に生じた損害についてはラッチェス抗弁により排斥することができないとの判断を示しました。この判決は、本件の係属中に出されたものであったため、連邦最高裁が特許法に基づく請求に関してもPetrella判決の考え方を適用するのかが注目されていました。
なお、特許法上の期間制限は提訴前に生じた損害につき請求範囲を制限するものであるのに対し、著作権法上の出訴期間は損害発生から３年以内に訴訟を提起しなければならないとするもので、同じ期間制限であってもその枠組みが若干異なっています。
判示事項
本判決の事案は、成人用失禁用製品に関する特許権（以下「本件特許権」といいます。）を有しているSCA Hygiene Products Aktiebolagら（以下、併せて「SCA」といいます。）が、First Quality Baby Products, LLCら（以下、併せて「First Quality」といいます。）に対して特許権侵害に基づく損害賠償請求を行った事案です。
判決に表れている時系列は以下のとおりです。
| 2003年 | ＳＣＡがFirst Qualityに対して、同社の製品が本件特許権を侵害している旨の警告書を送付。これに対して、First Qualityは、自社の特許権が本件特許権に先行しており、本件特許権は無効である旨を回答。 |
| 2004年 | SCAが米国特許庁に本件特許権の再審査を求める。 |
| 2007年 | 米国特許庁が、本件特許権は有効であることを確認。 |
| 2010年 | SCAがFirst Qualityを被告として、連邦地方裁判所に対し、本件特許権の侵害訴訟を提起。 |
上記のとおり、警告書の送付から訴訟提起までの間に7年間が経過しているところ、First Qualityは、ラッチェスの抗弁を理由にSCAの損害賠償請求は排斥されるべきであると主張しました。
これについて、第一審の裁判所である連邦地方裁判所は、First Qualityからの禁反言及びラッチェスの抗弁を認める略式判決（summary judgement）をしたため、SCAはこれに対して上訴しました。
この上訴事件の係属中、連邦最高裁判所は、著作権法に関するPetrella判決を出しましたが、連邦巡回控訴裁判所はラッチェスの抗弁を認める上記連邦地方裁判所の判断を支持したため、SCAが上訴し、連邦最高裁判所が大法廷で判断を行ったのが本判決です。
連邦最高裁判所は、権力分立の原則と、衡平法におけるラッチェス法理の伝統的な役割からすると、ラッチェスの抗弁は§286における6年間の期間制限内の侵害行為により生じた損害を排斥することはできないと判断しました。
すなわち、期間制限は立法府の意思を表しているものであり、法定期間内の請求にラッチェス法理を適用することは裁判所が立法を覆すことを認めるものとなり得るというものです。そして、§286は、特許権者は訴え提起前の6年間の期間内の特許権侵害により生じた損害を回復することができるという立法府の判断を表すものであると述べました。さらに、法定期間内の請求にラッチェス法理の適用を認めることは、衡平裁判所において確立された抗弁であるラッチェスの抗弁の立法との隙間を埋めるという目的を損なうとも述べられています。
また、First Qualityは、前述のような特許法上の期間制限と著作権法上の期間制限の規定の違いを根拠に、Petrella判決の法理は本件には当てはまらないと主張していました。しかしながら、裁判所は、著作権法上の出訴期間も提訴時から遡って算定される点において特許法上の期間制限と異なるものではなく、また、出訴期間は通常、損害発生のときから起算されるものであると述べ、この主張を認めませんでした。
なお、連邦巡回控訴裁判所は、(1) 1938年以前の衡平法上のケース、(2) 1938年以前のコモン・ロー上の請求、及び、(3) 1938年の衡平法とコモン・ローの融合後のケースに則って判断をしていましたが、連邦最高裁判所はこれと異なり、引用されたいずれのケースも特許法の観点から損害賠償請求にラッチェス法理を適用することを明確に述べたものではないと判断しています。
コメント
本判決により、特許権者としては、侵害警告から提訴までの間に時間が経過していたとしても、§286の期間内の行為により生じた損害については賠償を請求できることとなります。これにより、本件のように、侵害警告後に特許庁への再審査を行う等ある程度時間を掛けた慎重な対応も可能になると思われます。
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（文責・町野）
