米連邦最高裁判所は、本年（2017年）5月30日、特許権の消尽を巡る２つの重要な論点に関し、連邦巡回控訴裁判所（CAFC）の判断を覆しました。
第１の論点は、特許製品を販売するに際し、いわゆる販売後制限（post-sale restrictions）を付した場合にも特許権は消尽するか、という問題で、判決は、当該規定に契約法上の拘束力があるとしても、特許権は、販売後制限がある場合にも消尽するとの判断を示しました。
第２の論点は、特許権者が特許製品を海外で販売した場合にも特許権は消尽するか、といういわゆる国際消尽の問題で、判決は、これも積極に解しました。
今回は、これらの論点のうち、販売後制限の効力の問題を取り上げたいと思います。
ポイント
骨子
- 特許製品の使用を１回のみとし、転売を禁止する旨の、顧客との契約における制限規定が明確であり、かつ契約法上有効であるとしても、そういった制限規定を置くことによって、特許権者が、自ら販売することを選択した製品につき特許権を保持し続けることは認められない。
- 特許権の消尽は統一的かつ自動的であって、特許権者が、その意思により、自らまたはライセンシーを通じて製品を販売する以上、特許権者が直接またはライセンスを通じて課したつもりの販売後制限の有無に関わらず、当該販売によって特許権は消尽する。
判決概要
| 裁判所 | 米連邦最高裁判所 |
|---|---|
| 判決言渡日 | 2017年5月30日 |
| 事件番号 | Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc. |
解説
特許権の消尽とは
特許権の消尽（the doctrine of patent exhaustion）とは、特許製品が、特許権者や実施権者などの権限を有する者によって適法に流通に置かれた後は、その製品について特許権を行使することはできない、という考え方で、米国では、1853年のBloomer v. McQuewan 14 How. 539 (1853) 以来認められています。
英米法における主たる法体系であるコモンローには、不動産の譲渡制限（restraints on alienation）は無効である、という考え方があります。本判決によれば、特許権の消尽は、特許権の排他力が譲渡制限を無効とするコモンロー上の上記原則に「屈する」（yield）地点を定めたものとされています。
つまり、特許権は、特許製品の製造や販売を排除する権利であるため、法律が認めた譲渡制限の権利ということができるところ、上記の Bloomer 事件判決の表現を借りれば、特許製品が譲渡されることにより、その製品は「私的かつ個人の財産（private, individual property）」となり、譲渡制限から脱するというわけです。
特許権の消尽の背景
米国では、特許制度は、発明者に一定の経済的報償を保障するための限定的独占を与えることにより、科学と有用な技術の発展を促進することに目的があると解されています。
他方、いったん特許製品が販売されると、特許権者は経済的利益を得ることができるため、その後は特許権による独占を与える必要がなくなり、むしろ、経済活動が不当に阻害されないよう、製品流通の自由を確保することが重要になります。
そこで、特許製品が適法に流通に置かれることにより、特許権は消尽するという考え方が生まれました。
販売後制限（post-sale restrictions）とは
販売後制限（post-sale restrictions）とは、特許権者が特許製品を販売するにあたり、契約によって各種の制限を付すことをいいます。本件訴訟では、特許製品の使用回数を1回に限定することや、転売の禁止が定められました。
このような販売後制限の効力については、特許権による独占権やその消尽との関係で議論がなされて来ました。
販売後制限と特許権の消尽をめぐる過去の裁判例
米国で、販売後制限と特許権の消尽との関係が問題となった伝統的事案としては、Boston Store 事件（Boston Store of Chicago v. American Graphophone Co., 246 U.S. 8 (1918)）や、Univis Lens 事件（United States v. Univis Lens Co., 316 U.S. 241 (1942)）があります。
これらの事件は、いずれも販売後制限として、再販価格拘束を規定したという事案であり、規定内容が反トラスト法に反して違法とされるもので、連邦最高裁判所は、いずれの事件においても、製品販売後には特許権による独占を脱する以上、販売後制限を正当化することはできないとの判断を示しました。
適法な販売後制限が問題となった事案としては、Quanta 事件（Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc., 533 U.S. 617 (2008)）があります。
この事件においては、特許権者から許諾を受けていた会社がマイクロプロセッサーを販売するに際し、顧客に対し、自ら販売する別の部品と組み合わせて使用することを義務付けていたところ、これに従わない顧客に対し、特許権者が特許権侵害訴訟を提起しました。
連邦最高裁は、この場合にも、特許権の消尽を理由として、権利行使を否定しています。
本件の背景
本訴訟の原告である Lexmark は、レーザープリンタ等のメーカーで、各種特許権を保有しています。
また、原告は、原告が販売するレーザープリンタ用に、２種類のトナーを販売していました。ひとつは、詰替や再利用が可能な「Regular Cartridge」で、もうひとつは、使用を1回限りに制限し、転売も禁止した「Return Program Cartridge」でした。
Return Program Cartridge は、内蔵されたICチップにより、技術的にも再利用ができない仕様となっていましたが、その代わりに、Regular Cartridge と比較して廉価な価格が設定されていました。
被告の Impression Products は、Regular Cartridge のみならず、Return Program Cartridge についても詰替を行い、また、ICチップを書き換えることによって再利用を可能にし、ユーザに販売していました。
そこで、原告が、被告に対し、特許権侵害訴訟を提起したところ、被告は、抗弁として、特許権の消尽を主張しました。
下級審判決
この問題について、地裁判決は消尽の成立を認めましたが、連邦巡回控訴裁判所は、大法廷（en banc）の審理によって消尽の成立を否定しました（Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc., 816 F. 3d 721 (2016)）。これは、Mallinckrodt 事件における連邦巡回控訴裁判所の1992年の判決（Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc., 976 F. 2d 700 (1992)）の考え方を踏襲したものでした。
この連邦巡回控訴裁判所の判断は、米国特許法271条が、特許権侵害の意味について、「権限なく（without authority）」特許製品を使用したり販売したりなどすることと定めていることから、特許権の消尽とは、特許製品の購入者に対し、特許製品を使用し、転売する「権限」を「推定的に」（presumptively）付与するものだ、と解することを根拠としています。
このような考え方に立てば、特許権者が、特許製品の購入者との間に、明示的に転売等を制限する合意をすれば、その制限が適法である限り「推定」が覆され、特許権者は、特許製品の販売後も、その製品に対して特許権を及ぼすことができると考えることが可能になります。
本件判決
本判決は、判旨冒頭で以下のように述べて、連邦巡回控訴裁判所の上記判決を覆しました。趣旨として、特許製品の使用を１回のみとし、転売を禁止する旨の、顧客との契約における制限規定が明確であり、かつ契約法上有効であるとしても、そういった制限規定を置くことによって、特許権者が、自ら販売することを選択した製品につき特許権を保持し続けることは認められない、としています。
The single-use/no-resale restrictions in Lexmark’s contracts with customers may have been clear and enforceable under contract law, but they do not entitle Lexmark to retain patent rights in an item that it has elected to sell.
その後、判決は、上述したような過去の裁判例を詳細に検討し、先例に基づけば、Return Program Cartridge がいったん販売された以上、Lexmark が契約法上の権利を保有しているとしても、特許権は消尽すると解するしかない、と結論づけました。
Turning to the case at hand, we conclude that this wellsettled line of precedent allows for only one answer: Lexmark cannot bring a patent infringement suit against Impression Products to enforce the single-use/no-resale provision accompanying its Return Program cartridges. Once sold, the Return Program cartridges passed outside of the patent monopoly, and whatever rights Lexmark retained are a matter of the contracts with its purchasers, not the patent law.
さらに、連邦巡回控訴裁判所との考え方の相違について、連邦最高裁判所は、以下の通り、United States v. General Elec. Co., 272 U. S. 476, 489 (1926) を引用し、「控訴審判決の論理の誤りは、販売による消尽論は権限についての推定ではなく、特許権の射程の制限であることにある。」としました。
The misstep in this logic is that the exhaustion doctrine is not a presumption about the authority that comes along with a sale; it is instead a limit on “the scope of the patentee’s rights.”
すなわち、特許権の消尽は、単なる推定ではなく、特許権に潜む内在的な限界であって、当事者の合意によって覆すことはできない、という考え方を採用したものとえます。
また、連邦巡回控訴裁判所は、判決中で、販売後制限による特許権の留保を認めなければ、権限の範囲について制限を加えることのできるライセンス契約との間で不均衡が生じる、という懸念を表明していましたが、連邦最高裁判所は、ライセンスを与えることと、製品を販売することとは異なるとして、特許権を留保する根拠とはならないとの考え方を示しました。
本質的には、消尽の場合と異なり、ライセンスの制限には、「譲渡制限（restraints on alienation）」に伴う流通に対する障害の懸念がないということに力点が置かれています。
A patentee can impose restrictions on licensees because a license does not implicate the same concerns about restraints on alienation as a sale. Patent exhaustion reflects the principle that, when an item passes into commerce, it should not be shaded by a legal cloud on title as it moves through the marketplace. But a license is not about passing title to a product, it is about changing the contours of the patentee’s monopoly: The patentee agrees not to exclude a licensee from making or selling the patented invention, expanding the club of authorized producers and sellers.
その上で、判決は、以下のように述べ、特許権の消尽は統一的かつ自動的であって、特許権者が、その意思により、自らまたはライセンシーを通じて製品を販売する以上、特許権者が直接またはライセンスを通じて課した販売後制限の有無に関わらず、当該販売によって特許権は消尽することを明らかにしました。
In sum, patent exhaustion is uniform and automatic. Once a patentee decides to sell—whether on its own or through a licensee—that sale exhausts its patent rights, regardless of any post-sale restrictions the patentee purports to impose, either directly or through a license.
コメント
本判決は、消尽の理論的基盤を、特許権者の意思の推定ないし擬制ではなく、コモンローにおける譲渡制限（restraints on alienation）の禁止に置き、違法性のない販売後制限を課した場合においても特許権が消尽することを明らかにしました。
他方で、契約法上の請求の可能性は依然として残されていることを示唆している点でも興味深い判決といえます。
我が国では、特許権の消尽と消耗品のリサイクルをめぐって、インクカートリッジ最高裁判決（最判平成19年11月8日）が存在し、リサイクル製品の適法性については、リサイクルを行うことが特許製品の「新たな製造」に該当するか、という基準で判断されています。リサイクルが「新たな製造」にあたる場合には、すでに特許権が消尽した製品とは別の製品が生み出されたとみることができるので、その場合には、リサイクル品に対して特許権を行使することができるのです。
また、国際消尽に関するBBS最高裁判決（最判平成9年7月1日）では、国内消尽を認めつつも、国際消尽は否定し、黙示的承諾と思われる考え方に基づいて、原則的に並行輸入を承認する考え方を示しました。これらの判決の背景にあるのは、今回の連邦最高裁判決と同様、（国内）消尽は、当事者の意思とは関係なく、自動的に成立するものであるという考え方であろうと思われます。
他方、わが国においても、当事者の合意と消尽との関係が問題となった事例として、薬剤分包用ロールペーパ事件判決（大阪地判平成26年1月16日）が存在します。この判決は、インクカートリッジ事件最高裁判決の規範の具体的にあてはめを行ったものとして知られていますが、それ以外に、特許権者が顧客との間で合意した所有権留保も消尽を否定する理由とされています。
この事件では、使用済み薬剤分包用ロールペーパの芯管を回収し、ロールペーパを巻き直して販売する行為が（芯管とロールペーパの双方を構成要件に含む）ロールペーパの特許権の侵害に当たるかが争われたのですが、特許権者は、芯管について所有権留保の合意をしているため、リサイクル業者の手に渡る芯管について譲渡行為がないこととなり、そのことが消尽を否定する理由のひとつとされたのです。
前提事実が異なるため、Lexmark事件と単純に対比できるわけではありませんが、判断ロジックの相違には、日米間のアプローチの違いが現れたものと思われます。
次回は、国際消尽の論点を取り上げます。
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（文責・飯島）
