オープンイノベーション促進のためのモデル契約書（大学編）について(2)　～大学・事業会社間のコンソーシアム契約書～

経済産業省と特許庁は、2022年3月、『モデル契約書（大学編）』を取りまとめました。

『モデル契約書（大学編）』は、大学と事業会社の間、あるいは大学と大学発ベンチャーの間における、共同研究開発契約書、コンソーシアム契約書、ライセンス契約書から成ります。

『モデル契約書（大学編）』の公表後も各所でオープンイノベーションが加速していることを受け、既に『モデル契約書（大学編）』のうち大学と事業会社の間のモデル共同研究契約書を別稿にてご紹介しました。

続いて本稿では、公開された雛型が比較的少ないと思われる大学と事業会社の間のコンソーシアム契約書をご紹介します。

ポイント

• 大学と事業会社との間のモデルコンソーシアム契約書は、大学と事業会社との共同研究開発によって創出された材料を使った新型太陽電池の実用化、量産、市場拡大等を目的として他の会社をメンバーに加えて組成するコンソーシアムを具体的な設例として提示し、その設例に関する契約書のモデルを示すものです。ただし、契約書としての「ゴールデンスタンダード」ではなく、新たな選択肢を示すものとされています。
• コンソーシアム組成前に大学と事業会社との共同研究開発によって創出された特許発明をコンソーシアムの他のメンバーにライセンスし、ライセンスを受けたメンバーは特許権者である大学と事業会社に対してライセンス料を支払うことを定めています。当該特許発明はコンソーシアムのメンバー以外の者にはライセンスしないものとされています。
• コンソーシアムのメンバーによって共同研究開発を行うことも予定されています。コンソーシアムの共同研究開発から生まれた発明等の帰属は、その発明等が単独のメンバーによってなされた場合はそのメンバーに単独で帰属し、複数のメンバーによってなされた場合はその寄与分に応じて共有となることが定められています。
• コンソーシアムのメンバーが構成する協議会の設置を定めています。協議会の意思決定は原則として過半数の合意により行われ、過半数の合意が得られず決定ができなかった問題は主幹事となった事業会社により決定されるものと定められています。コンソーシアムのメンバーの加入、脱退に関する規定も設けられています。
• コンソーシアムの共同研究開発から生まれた発明等が新型太陽電池の普及のために必要なものであることについて協議会の過半数の同意が得られた場合、その発明を保有する当事者は主幹事となった事業会社に対して実施許諾権を設定し、当該事業会社からコンソーシアムのメンバーにサブライセンスすることが定められています。

解説

モデル契約書の作成経緯

経済産業省と特許庁によるオープンイノベーション促進のためのモデル契約書は、スタートアップと事業会社との間のモデル契約書（新素材編）ver.1が2020年6月に公表されたのを皮切りに、2021年3月にはスタートアップと事業会社との間のモデル契約書（AI編）ver.1が公表されました（これらについては別稿にてそれぞれ新素材編、AI編(1)、AI編(2)をご紹介しました。）。

両モデル契約書は、2022年3月にver.2が公表され、版を重ねています。

他方、2022年3月には大学を当事者とするモデル契約書が『モデル契約書（大学編）』として公表されました。その内訳は以下のとおりです。

契約当事者	契約書
大学と事業会社	共同研究開発契約書	コンソーシアム契約書
大学と大学発ベンチャー	共同研究開発契約書	ライセンス契約書

本稿では、大学と事業会社の間のコンソーシアム契約書（上記太字部分。以下「本モデル契約書」又は「モデルコンソーシアム契約書（大学・事業会社）」といいます。）をご紹介します。

モデル契約書の特徴

『モデル契約書（大学編）』は、大学と事業会社（あるいは大学発ベンチャー）の間の仮想の取引事例を設定し、その進展に即したモデル契約書を提示していることを特徴とします。

また、『モデル契約書（大学編）』を公表した際の経済産業省のリリース[1]では、『モデル契約書（大学編）』が「知」への価値づけを契約条項に落とし込む試みであることや、大学が関係するオープンイノベーション活動において「知」の価値を適切に反映した契約実務の普及が急務であるとの課題意識が述べられており、さらには

モデル契約書（大学編）の活用により、オープンイノベーションの更なる推進に加え、「知」の価値に見合った資金が大学側に還流し、もって大学における基礎研究の更なる活発化が実現されることを願っています。

と述べられています。

また、同時に公表された文書[2]では、

• モデル契約書は「ゴールデンスタンダード」ではなく、従来の常識とされていた交渉の落とし所ではない新たな選択肢を提示したものである
• スタートアップや大学がオープンイノベーションのパートナーとなる場合は、今までの事業会社間で行われていた契約実務に関する落とし所とは異なる落とし所となることは、ある意味で当然といえる
• この『新たな交渉の落とし所』が、あらゆるオープンイノベーション事例に適用できるかといえば、その考え方もまた違う
• 実際には前提条件が異なる様々な想定シーンがあり、それらのケースではモデル契約書が必ずしも最適な契約内容とならない

といったことが述べられています。

『モデル契約書（大学編）』を参照するにあたっては、上記のような趣旨に基づいて作成されたモデル契約書であることを念頭に置き、大学側、会社側とも過度にこれに固執しないよう注意する必要があります。

以下本稿では、大学・事業会社間のコンソーシアムに係る本モデル契約書について、その基礎となった取引事例における想定シーンの骨子及びポイントと思われる点をご紹介します。

想定シーン

本モデル契約書が設定する想定シーンは、大要以下のようなものです。大学・事業会社間のモデル共同研究開発契約書における想定シーンから続くストーリーとなっていますので、そちらを紹介した別稿もご参照ください。

発電施設の開発事業を営むX社とY大学との共同研究開発の結果、新型太陽電池に用いる最適な材料の組成に成功したところから本モデル契約書の想定シーンは始まります。

• X社は、新型太陽電池の事業化を本格的に進めることとしたが、新型太陽電池を実用化・量産していくためには、①X社およびY大学の技術のみでは補えない要素技術が複数存在していた。また、新型太陽電池を事業化していく上では、②新型太陽電池の実用化・量産・販売に関わる事業者を広く巻き込み、市場を大きくして環境を整えていく必要があると考えた。
• そこで、メンバーを増やしてコンソーシアムを組成することとした。
• 追加するメンバーとしては、①の観点で、実用化に必要な技術を自社又は下請により開発・統括できる事業者を、②の観点で、市場に一定程度の影響力やリレーションを持った事業者を考え、A社、B社、C社を加えることとした。
• ①の観点から、今後もコンソーシアムに参加する企業が増えるよう、コンソーシアムへの参加社のみが、X社とY大学の共同研究開発で得られた新型太陽電池に関する特許権のライセンスを受けられることとした。

●X社の意向

1. 自社で新型太陽電池を開発・販売することには注力する予定はない。
2. 収益化の手段として、新型太陽電池の普及を前提とした、太陽光パネルを用いた売電ビジネスによる利益獲得と、コンソーシアム参加企業からのライセンス料の徴収を想定している。

●Y大学の意向

1. 収益化の手段として、X社と同様コンソーシアム参加企業からのライセンス料の徴収に加え、技術顧問としてコンソーシアム参加企業から徴収する顧問料を想定している。
2. 新型太陽電池の事業化に伴って新たに見えてくる技術課題を知る機会を確保したい。
3. 研究成果については、学会や論文等で可能な限り速やかに発表したい。
4. 共同研究における研究開発を担うために必要な研究費用は、大学における知の価値付けも加味して各社に負担してほしい
5. 研究施設は貸し出すが、施設利用料は各社に負担してほしい。
6. 成果物に関する知的財産権の取得・行使によって、他の大学や研究機関等における教育・研究活動が阻害されることは避けたい。
7. 成果物に関して特許出願を行う場合、費用は各社に負担してもらいたい。

●メンバー全員に共通する意向

1. 関与する当事者が増えることもあり、成果物に関する知的財産権が共有になると、成果物の活用に大きな支障が生じうることから、基本的には発明者主義としたい。
2. ただし、新型太陽電池の普及のために必要があるとコンソーシアム内で過半数により合意が取れた場合には、権利者からX社へサブライセンス権を付与し、X社が全体のライセンスの窓口になれるようにすることとしたい。

本モデル契約書の骨格

本モデル契約書は以下の章立てから成ります。

第1章　総則
第2章　ライセンス
第3章　共同研究開発
第4章　成果物の活用
第5章　一般条項

第1章には、契約目的や用語の定義の規定とともに、コンソーシアムへの加入と脱退に関する規定、コンソーシアムの運営に係る協議会の規定があります。総則の章ではありますが、コンソーシアム契約ならではの規定の一部を含んでいるといえます。

第2章は、本モデル契約書に先立ちX社とY大学間の共同研究開発によって創出された特許発明（以下「本件特許発明」といいます。）のコンソーシアムのメンバーに対するライセンスに関する章です。

第3章は、コンソーシアムのメンバーによって行われる共同研究開発に関する章です。創出される知的財産権の帰属に関する規定を含みます。

第4章は、コンソーシアムのメンバーによる共同研究開発の成果物の利用に関する章です。

このように本モデル契約書には、X社とY大学との共同研究開発に係る特許発明をコンソーシアムのメンバーに実施させてライセンス料を得ることに関する部分と、新たにA社、B社、C社をメンバーに加えて行う共同研究開発に関する部分とがあります。

以下、ポイントを説明します。

協議会の設置

コンソーシアムには多数の当事者が参加するため、意思決定、調整、情報交換のための協議会を定期的に開催することが望ましいと考えられます。

本モデル契約書でも協議会の設置の規定を設け、主幹事をX社と定めています。協議会の決議事項は、共同研究開発の具体的な遂行方法、スケジュールの変更、研究内容の変更・中止等です。

本モデル契約書では、協議会の意思決定の方法は原則として過半数の合意によりますが、過半数の合意が得られず決定ができなかった問題は主幹事（X社）により決定されるものと定められています。

この意思決定方法について本モデル契約書逐条解説では、コンソーシアムの構成メンバーの数が契約締結時点では少数にとどまっていることも踏まえて全当事者の過半数の合意で意思決定できる内容となっているが、構成メンバーの数によってはコンソーシアムにおいて中心的な役割を担う者に対して単独で意思決定権限を付与することも考えられると説明されています[3]。

中心的な役割を担う者に単独で意思決定権限を付与する旨の提案は、本モデル契約書が「ゴールデンスタンダード」ではないことが表れた部分の一つかと思われますが、事案によっては検討する価値のある選択肢となりそうです。

メンバーの脱退、新規加入

本モデル契約書におけるコンソーシアムは、契約締結後のメンバーの脱退、新メンバーの加入を可能としています。

脱退について

本モデル契約書では、メンバーが不正又は不当な行為をした場合やコンソーシアム契約に違反した場合において、是正の催告後14日以内に是正がされないときは、他の当事者は当該メンバーとの関係で契約を解除することを申し入れることができ、他の当事者の過半数がその申し入れに同意したときは違反等をしたメンバーはコンソーシアムから脱退するものと定められています。

また、メンバーが破産手続の申立てをした場合等、一定の信用不安が発生した場合は、催告や他の当事者の同意なくして、当該メンバーをコンソーシアムから脱退させることができるとも定められています。

これらは一般的な契約の解除事由と似た構成ではありますが、当事者の過半数の同意を要件とする場合がある点がコンソーシアムの特徴といえます。

なお、本モデル契約書では、各当事者がコンソーシアムからの脱退を希望する場合、協議会にその旨を申し入れることにより脱退することができる旨も定められています。

新規加入について

コンソーシアム契約の締結後の新メンバーの加入についても、協議会の過半数の同意に基づき承認されることが要件となっています。

この趣旨は、コンソーシアムの利益（特許発明のライセンス等）をいかなる者に享受させるかは既存当事者の重要な関心事であること、他方で各当事者に新規加入について拒否権を与えることで「コンソーシアム内のメンバーの短期的利益＞コンソーシアムから生まれる知財の価値（およびそこからコンソーシアムメンバーが長期的に得られる利益）の総体の最大化」となることが懸念されることとのバランスをとったものと説明されています[4]。

また、本モデル契約書逐条解説においては、メンバーの新規加入に関し、独占禁止法との関係で2つの留意点が指摘されています[5]。

1つは、コンソーシアムでのライセンス対象特許を新型太陽電池の標準規格必須特許として取り扱う場合、コンソーシアム参加社のみがライセンスを受けられかつコンソーシアムへの参加が全委員の承諾を要するとしたときは、FRAND（fair, reasonable and non-discriminatory）条件でのライセンスがなされているといえるかを慎重に検討する必要があると考えられる点です。

もう1つは、構成員による対象製品のシェアが大きなものとなった場合には、コンソーシアムへの新規参加の条件を見直す必要が生じうる点です。本モデル契約書逐条解説はその根拠として、公正取引委員会「共同研究開発に関する独占禁止法上の指針」において、共同研究開発への他の事業者の参加を制限する行為は原則として問題とはならないが、例外的に不公正な取引方法（共同の取引拒絶、その他の取引拒絶等）、私的独占等の問題となることがあると指摘していることを挙げています。

本件特許発明のライセンス

本モデル契約書の想定シーンでは、コンソーシアム形成に先立ってX社とY大学間の共同研究開発によって創出された特許発明が存在しています。この特許発明をコンソーシアムのメンバーにのみ実施許諾するものとし、コンソーシアム外の第三者へは実施許諾しないことが本コンソーシアムの重要なポイントですので、本モデル契約書でもその点の規定を設けています。

本モデル契約書では、ライセンシーとなるコンソーシアムのメンバーが第三者へ本件特許発明を再許諾することは原則として禁止されますが、本モデル契約書別紙であらかじめ特定されるライセンシーの子会社又は関連会社に対しては再許諾可能とされています。

ライセンシーの子会社や関連会社への再許諾が可能とされているのは、本件では各ライセンシーが子会社や関連会社、下請事業者を活用して新型太陽電池の事業化を目指していくことから一定の範囲でサブライセンスを認める必要があるためと説明されています[6]。

ライセンスの対価として、ライセンシーはX社とY大学に対してライセンス料を支払います。ライセンス料としては、契約締結直後に支払うイニシャルフィーと、契約期間中にライセンシーが製造・販売する新型太陽電池の正味販売価格に一定のライセンス料率を乗じたランニングロイヤルティが定められています。

また、本契約期間中における本件特許発明の改良技術について、本モデル契約書では、各当事者は他の当事者に対して改良技術を発明した事実を通知し、他の当事者の書面要請があるときはその技術を他の当事者に開示する義務が定められています。

共同研究開発

本モデル契約書においては、コンソーシアムを構成する各当事者が本件特許発明を実施しつつ、さらに共同研究開発が行うことが予定されています。

経費負担

本モデル契約書では、研究開発に要する経費は各企業が負担し、Y大学の負担はありません。

すなわち、研究開発に要する経費は、材料に関する研究開発に要する経費はX社が負担し、新型太陽電池の実用化・量産に関する研究開発に要する経費はA社、B社、C 社が負担し、各要素技術の組み合わせに関する研究開発に要する経費はX社、A社、B社、C 社が負担することが定められています。

他方、本モデル契約書ではY大学の本研究への稼働に対する報酬が支払われることが予定されており、その負担はX社、A社、B社、C 社であることも定められています。

知的財産権の帰属

本モデル契約書においては、共同研究開発の過程で生じた発明等に係る知的財産権の帰属は発明者主義、つまり、その発明等が単独の当事者によってなされた場合はその当事者に単独で帰属し、複数の当事者によってなされた場合はその寄与分に応じて共有となることが定められています。

知的財産権の帰属を契約によって合意する際の他の選択肢としては、誰が発明したかを問わず特定の当事者に帰属させるとか、全て当事者間の共有にするというものもありえます。これに対して本モデル契約書が上記のように発明者主義とした理由は、想定シーンにおける全メンバーに共通する意向に記載があるように、共有とすることによる支障がある点に加え、本モデル契約書逐条解説にも、コンソーシアム内にA社、B社、C 社という業界内で競合する企業が参加していることから共同研究開発で創出された発明について特定の当事者に単独帰属させることにも抵抗感が強いことが説明されています[7]。

また、共同研究開発の過程で生じた発明等のうち複数のメンバーによってなされて当該メンバーの共有となったものについて、協議会の過半数の決定があるときは、コンソーシアム外の第三者に対して開示しないノウハウとすることも定められています。これは、他の規格等の競争に備えコンソーシアム外に開示すべきではないと判断される技術情報等が出てくる可能性があるためと説明されています[8]。

共同研究開発の過程で単独のメンバーによってなされてそのメンバーに帰属した発明であってもノウハウ秘匿をしたいものはあるかもしれませんが、そのような発明をこのルールの対象にしていないのは、単独のメンバーに帰属していることを考慮しその裁量を尊重して、コンソーシアムの過半数の決定により特定の取扱いを強制されることを避けたものかと思われます。

なお、本モデル契約書では、知的財産権の取得、維持、保全の費用は当該発明について知的財産権を有する当事者が負担することと定められています。

コンソーシアム外の第三者との共同研究

本モデル契約書においては、メンバーがコンソーシアム外の第三者と同一又は関連するテーマについて共同研究開発をすることは、ノウハウ秘匿義務や秘密保持義務を遵守する限り、何ら制約されないことが定められています。

これは、コンソーシアム外の第三者との研究を禁止すると、コンソーシアムへの参加のハードルが高くなると共に、新型太陽電池と密接に関連する製品やサービスが生まれづらくなり、ひいては新型太陽電池市場の拡大に悪影響を及ぼすおそれがあるためと説明されています[9]。

成果物の活用

成果物の利用

本モデル契約書における成果物の利用の規定は、以下の発明を対象として、新型太陽電池の普及のために必要なものであることについて協議会の過半数の同意が得られた場合、その発明を保有する当事者は主幹事であるX社に対して実施許諾権を設定することが定められています。
・共同研究開発の過程で創出されメンバーの共有となった発明及び単独帰属となった発明
・コンソーシアム契約締結日に既にメンバーが保有していて、当該メンバーが共同研究開発に必要とみなして他の当事者に対して書面でその概要を特定した発明

このX社への実施許諾権は再実施許諾権付（ただし、再実施許諾先はコンソーシアムメンバーに限られる。）とされていますが、その他の許諾条件は協議会の過半数の同意に基づき決定されます。

このようにコンソーシアム会員は、コンソーシアムの目的である新型太陽電池の普及のために必要な発明についてコンソーシアムの主幹事であるX社からサブライセンスを受けることで実施できる体制となっています。これは、想定シーンにおける全メンバーに共通する意向を反映したものです。

ただし、その対象発明が共同研究開発から生まれた発明だけでなく、バックグラウンド発明まで含んでいるところは特徴的です。自らが「必要とみなし」たものとしてその範囲を決定できるとはいえ、コンソーシアムへ参加を考える企業にとってはこの点も検討事項となるでしょう。

公表、名称使用

成果の公表と大学側の名称使用について、本モデル契約書では『モデル契約書（大学編）』の共同研究開発契約書（大学・事業会社）と同様の定めがされています。

まず成果の公表については、Y大学は共同研究開発における成果の公表を行うことができるとしつつ、その条件として、他のメンバーへの事前通知義務や、他のメンバーが特許出願を行うに際して準備期間を要すると判断したときはY大学に対して合理的な範囲で内容修正や公表延期を求めることができ、この場合Y大学は他のメンバーと協議の上対応することが定められています。

これは、学術論文を適時・早期に公表したい大学側のニーズと、公表されてしまうと特許出願の新規性に支障が生じる企業側のニーズとを調整した規定とみられます。

次にY大学の名称の使用については、Y大学が他のメンバーに対し、Y大学の名称やマーク、ロゴ、研究担当者の氏名等を新型太陽電池の広告等の目的に使用することを許諾する旨とともに、使用における遵守事項（Y大学の信用・ブランド等を毀損する態様の使用禁止など）も定められています。

公表や名称使用について大学・事業会社間のモデル共同研究開発契約書と同趣旨の規定が採用されることはある程度理解できますが、当事者が1対1である共同研究開発契約に比べ、メンバーが多数となるコンソーシアム契約においては、これらの規定の設計はそのコンソーシアム内での大学の役割や位置づけによって変わってくることもあるかと思われます。

また、名称使用については大学の名称のみならず、コンソーシアムの参加企業の名称を使用したい場合もあり得ますので、他のメンバーの名称等についても規定を設けてよいのではないでしょうか。

コメント

本モデル契約書は、メンバーが増減するコンソーシアムを組成し、①原始メンバーが持つ基本特許をコンソーシアムに参加する他のメンバーにライセンスしてライセンス料を得つつ、②コンソーシアムメンバー間でさらに共同研究開発を進めていくという場面におけるコンソーシアムのモデルとして参考になると思われます。

本モデル契約書では、コンソーシアムの経費について大学の負担はないのみならず、大学は本件特許発明のライセンス料と共同研究開発に対する報酬を得る内容となっており、大学の「知」を価値づけし「知」の価値に見合った資金を大学へ還流させるという本モデル契約書の考え方が感じられます。

もっとも、本モデル契約書の制作側のコメントにもあるように、実際の事案では前提条件は様々に異なります。例えば、上記①の側面と②の側面のどちらが重視される局面か、すなわち、既に基本特許を実施する製品で市場を拡大できる状態か、それともさらに研究開発を進めることが必要なのかは、ケースバイケースでしょう。そのため、本モデル契約書の全部に準拠する必要はなく、そのパーツを取捨選択して参考にするという利用方法もありそうです。
 

脚注
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[1] https://www.meti.go.jp/press/2021/03/20220318008/20220318008.html
[2] 令和4年3月18日「オープンイノベーションを促進するための技術分野別契約ガイドラインに関する調査研究」委員会「モデル契約書 ver2.0 の公表について」
https://www.meti.go.jp/press/2021/03/20220318008/20220318008-1.pdf
[3] モデルコンソーシアム契約書（大学・事業会社）（逐条解説あり）11頁
[4] モデルコンソーシアム契約書（大学・事業会社）（逐条解説あり）14頁
[5] モデルコンソーシアム契約書（大学・事業会社）（逐条解説あり）14～15頁
[6] モデルコンソーシアム契約書（大学・事業会社）（逐条解説あり）17頁
[7] モデルコンソーシアム契約書（大学・事業会社）（逐条解説あり）26頁
[8] モデルコンソーシアム契約書（大学・事業会社）（逐条解説あり）26頁
[9] モデルコンソーシアム契約書（大学・事業会社）（逐条解説あり）27頁

 

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（文責・神田雄）