知的財産高等裁判所第1部は、平成30年（2018年）3月29日、カプコンが保有する「システム作動方法」の特許の有効性について争われた審決取消訴訟において、特許有効（無効審判請求不成立）と判断しました。

カプコンがコーエーテクモゲームスを特許権侵害で訴えた別件訴訟においては、大阪地裁平成29年12月14日判決が、同じ特許について進歩性を欠き無効であると判断していましたが、今回の審決取消訴訟では大阪地裁判決とは異なり、特許権者であるカプコンの主張が認められました。

なお、上記別件の特許権侵害訴訟大阪地裁判決に対しては、カプコンが同年12月27日付で控訴しており、今回の審決取消訴訟知財高裁判決後、コーエーテクモゲームスも平成30年3月30日付で附帯控訴を行いました。

判決全文

ポイント

骨子

  • 本件各特許発明は、公知発明１（ファミリーコンピュータ・ディスクステム・ゲームソフトディスク２枚〔ディープダンジョンⅠ・Ⅱ〕・テレビから構成されるファミコンゲームシステム作動方法）から容易に想到できたものとは言えず、進歩性を欠くとはいえない。
  • 本件各特許発明の記憶媒体は、「記憶媒体（ただし、セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。）」である点で公知発明１（記憶媒体はセーブデータを記憶可能なディスク）と相違するところ、公知発明１は前作のゲームのプレイ実績により後作のゲームを有利にすることによって後作のゲーム購入を促すという技術思想を有することから、前作でプレイしたキャラクタ及びプレイ実績をセーブできない記憶媒体に変更することには阻害要因があり、当業者が容易になし得たことであるとはいえない。

判決概要

裁判所 知的財産高等裁判所第26部
判決言渡日 平成30年3月29日
事件番号 平成29年（行ケ）第10097号 審決取消請求事件
特許番号 特許第3350773号
発明の名称 「システム作動方法」
当事者 原告　株式会社コーエーテクモゲームス
被告　株式会社カプコン（特許権者）
裁判官 裁判長裁判官　清　水　　　節
裁判官　　　　中　島　基　至
裁判官　　　　岡　田　慎　吾

解説

審決取消訴訟とは

審決取消訴訟は、特許庁が審判手続においてなした審決について、不服のある当事者が、その取り消しを求める訴訟であり、知的財産高等裁判所の専属管轄に属します（特許法178条）。
特許法上の取消訴訟としては、拒絶査定不服審判、特許無効審判、訂正審判、延長登録無効審判といった４つの審判の審決に対する取消訴訟（審決取消訴訟）のほか、特許異議申立における取消決定に対する取消訴訟（取消決定取消訴訟）も提起することができます。

特許を巡る紛争においては、特許権者が被疑侵害者に対し、製品の販売等差止や損害賠償を求める特許権侵害訴訟を提起し、他方で被疑侵害者側は、特許が無効であるとして無効審判を請求し、両手続がそれぞれ進行することが多くあります。これらはあくまで別個の手続であるため、他方の手続における判断に特許庁や裁判所が拘束されるものではなく、異なる判断がなされる場合もあります。

本件でも、以下のとおり、特許権侵害訴訟と、無効審判・審決取消訴訟とがそれぞれ審理されてきました。

特許権侵害訴訟 無効審判・審決取消訴訟
H26.7.4 訴訟提起
H27.4.17 無効審判請求
H29.3.24 特許庁審決　特許有効
H29.12.14 大阪地裁判決　特許無効
H29.12.27 カプコン控訴
H30.3.29 知財高裁判決　特許有効
H30.3.30 コーエーテクモゲームス附帯控訴

進歩性とは

特許の無効理由は特許法123条に列挙されており、進歩性欠如もその一つとされています。

進歩性とは、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者（当業者）が出願前に公になっていた発明に基いて容易に発明をすることができた（容易に想到できた）ものではないことをいいます（特許法29条2項）。
特許は、未だ公になっていない新しい発明に与えられるものですので、進歩性を欠く発明に特許が付与されてしまった場合、その特許は無効理由を有することになるのです（特許法123条1項2号）。

特許法29条
産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。

一　特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明

二　特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明

三　特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明

２　特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。

進歩性判断の方法

進歩性の判断をする際には、出願に先行する発明を１つ、主引用発明として選択し、その発明と、特許発明とを対比して相違点を抽出し、その相違点について、出願当時の当業者が容易に想到することができたか、という経路で判断します。

容易に想到することができたかどうかを判断する際には、相違点を開示した他の引用発明（副引用発明）を主引用発明に組み合わせたり、技術常識を考慮したりして、容易に想到できたという論理付けをすることが可能か、という観点で検討します。

例えば、主引用発明と副引用発明との間で、技術分野が関連していたり、課題が共通していたり、作用・機能が共通していたり、副引用発明に主引用発明との組合せを示唆する記載があるような場合には、容易に想到可能であったとの認定につながります。

阻害要因とは

他方、特許発明に、引用発明に見られないような有利な効果がある場合や、主引用発明と副引用発明の組合せを阻害する要因がある場合には、容易に想到できなかったとの認定につながりやすくなります。後者は一般に「阻害要因」と呼ばれ、特許庁の審査基準では、以下のような例が挙げられています。

(i) 主引用発明に適用されると、主引用発明がその目的に反するものとなるような副引用発明

(ii) 主引用発明に適用されると、主引用発明が機能しなくなる副引用発明

(iii) 主引用発明がその適用を排斥しており、採用されることがあり得ないと考えられる副引用発明

(iv) 副引用発明を示す刊行物等に副引用発明と他の実施例とが記載又は掲載され、主引用発明が達成しようとする課題に関して、作用効果が他の実施例より劣る例として副引用発明が記載又は掲載されており、当業者が通常は適用を考えない副引用発明

本件特許の内容

本件特許は、カプコンが、別件の特許権侵害訴訟において、「戦国無双」シリーズ等（「戦国無双」シリーズ、「真・三國無双」シリーズ・「遥かなる時空の中で３」シリーズ）に対して行使していたものです。

本件特許の請求項１に記載された発明（本件発明１）は、シリーズ化された一連のゲームソフトを買い揃えていくことにより、豊富な内容のゲームを楽しむことができるように、先行ゲームソフト（第1の記憶媒体）とその続編（第2の記憶媒体）とが準備され、続編をプレイする際に、先行ゲームソフトを保有していれば、先行ゲームソフトの所定のキーを読み込ませて、ゲームキャラクタを増加させたり、ゲームキャラクタの持つ機能を豊富化させること等ができるとともに、先行ゲームソフトを保有していなくても、標準ゲームプログラムが作動して続編だけでプレイができるという、ゲームシステム作動方法の発明です。

【請求項１】ゲームプログラムおよび／またはデータを記憶するとともに所定のゲーム装置の作動中に入れ換え可能な記憶媒体（ただし，セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。）を上記ゲーム装置に装填してゲームシステムを作動させる方法であって，上記記憶媒体は，少なくとも，所定のゲームプログラムおよび／またはデータと，所定のキーとを包含する第１の記憶媒体と，所定の標準ゲームプログラムおよび／またはデータに加えて所定の拡張ゲームプログラムおよび／またはデータを包含する第２の記憶媒体とが準備されており，上記拡張ゲームプログラムおよび／またはデータは，上記標準ゲームプログラムおよび／またはデータに加えて，ゲームキャラクタの増加および／またはゲームキャラクタのもつ機能の豊富化および／または場面の拡張および／または音響の豊富化を達成するためのゲームプログラムおよび／またはデータであり，上記第２の記憶媒体が上記ゲーム装置に装填されるとき，上記ゲーム装置が上記所定のキーを読み込んでいる場合には，上記標準ゲームプログラムおよび／またはデータと上記拡張ゲームプログラムおよび／またはデータの双方によってゲーム装置を作動させ，上記所定のキーを読み込んでいない場合には，上記標準ゲームプログラムおよび／またはデータのみによってゲーム装置を作動させることを特徴とする，ゲームシステム作動方法。

本件特許にかかる請求項２に記載された発明（本件発明２）は、上記に加えて、続編がゲーム装置に装填されているときに、先行ゲームソフト等を装填させるインストラクション（「○○シリーズの☆☆☆のＣＤ－ＲＯＭをお持ちの場合は、ゲーム機に装填してください」など）を表示するものです。

【請求項２】ゲームプログラムおよび／またはデータを記憶するとともに所定のゲーム装置の作動中に入れ換え可能な記憶媒体（ただし，半導体ＲＯＭカセットを除くとともに，セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。）を上記ゲーム装置に装填してゲームシステムを作動させる方法であって，上記記憶媒体は，少なくとも，所定のゲームプログラムおよび／またはデータと，所定のキーとを包含する第１の記憶媒体と，所定の標準ゲームプログラムおよび／またはデータに加えて所定の拡張ゲームプログラムおよび／またはデータを包含するとともに所定の制御プログラムを包含する第２の記憶媒体とが準備されており，上記拡張ゲームプログラムおよび／またはデータは，上記標準ゲームプログラムおよび／またはデータに加えて，ゲームキャラクタの増加および／またはゲームキャラクタのもつ機能の豊富化および／または場面の拡張および／または音響の豊富化を達成するためのゲームプログラムおよび／またはデータであり，上記第２の記憶媒体が上記ゲーム装置に装填され，かつ，上記所定のキーが読み込まれていないときのみに，この第２の記憶媒体中の上記制御プログラムは，上記ゲーム装置に他の記憶媒体を装填させるインストラクションを表示させ，このインストラクションにしたがって装填された他の記憶媒体が上記所定のキーを包含する上記第１の記憶媒体である場合には，上記第２の記憶媒体中の上記標準ゲームプログラムおよび／またはデータに加えて上記拡張ゲームプログラムおよび／またはデータの双方によってゲーム装置を作動させ，他の記憶媒体が装填されない場合または装填された記憶媒体が上記所定のキーを包含する上記第１の記憶媒体でない場合には，上記第２の記憶媒体中の上記標準ゲームプログラムおよび／またはデータのみによってゲーム装置を作動させることを特徴とする，ゲームシステム作動方法。

なお、本件各特許発明については、「記憶媒体（ただし，セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。）」という除くクレームによる訂正等がなされていました（審決取消訴訟において訂正の適否は争われておらず、訂正後の特許発明の進歩性が問題となりました）。

公知発明１の内容

上記に対して、本件特許の出願日（平成6年12月9日）前に、「魔洞戦記　ディープダンジョン」（ＤＤⅠ、昭和61年発売）と「勇士の紋章　ディープダンジョンⅡ」（ＤＤⅡ、昭和62年発売）というディスクシステムのゲームソフトに関連した公知発明が存在しました。
これは、ＤＤⅡ作動後、ＤＤⅠを挿入して、ＤＤⅠでＬＥＶＥＬが１６以上のキャラクタをＤＤⅡに引き継いだ場合、①初期のＤＤⅡにおいてＬＥＶＥＬ２からゲームを始めることができる、②神殿で祈ることによって「ゆうけんしのしそん　じゅんくよ。がんばるのだぞ。」とのメッセージが表示され、アイテム「くさのつゆ」（ＨＰ回復）及び「しろきのこ」（毒消し）がそれぞれ１つずつ増加するといった特典が与えられるというものでした（公知発明１）。
また、ＤＤⅡは、上記に加え、「まどうせんきのゆうけんし」とのメニュー項目をテレビの画面に表示し、「まどうせんきのゆうけんし」が選択されたときに「まどうせんきのＡメンをいれてください」のインストラクションが表示されるものでした（公知発明２）。

本件発明１が進歩性を欠くとはいえないこと

知財高裁は、以下のとおり、特許庁の審決、すなわち、本件発明１と公知発明１との相違点について、①本件発明１の記憶媒体が「記憶媒体（ただし，セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。）」であるのに対し、公知発明１の記憶媒体はディスク（セーブデータを記憶可能）である点（相違点１～３）、②本件発明１の切替キー（「所定のキー」）はセーブデータではないのに対し、公知発明１の切替キーはディスクにセーブされたセーブデータである点（相違点４）であるとした上で、本件発明１は、公知発明１から当業者が容易に想到できたものとはいえないと判断した審決を支持しました。

「記憶媒体（ただし，セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。）」（相違点１～３）について

知財高裁は、公知発明１は、前作のゲームのプレイ実績により後作のゲームを有利にすることによって後作のゲーム購入を促すという技術思想を有することから、公知発明１のディスクを、前作でプレイしたキャラクタ及びプレイ実績をセーブできない記憶媒体に変更することには阻害要因があり、本件発明１は、公知発明１から当業者が容易になし得たとはいえないと判断しました。

公知発明は，前作と後作との間でストーリーに連続性を持たせた上，後作のゲームにおいても，前作のゲームのキャラクタでプレイをしたり，前作のゲームのプレイ実績により，後作のゲームのプレイを有利にすることによって，前作のゲームをプレイしたユーザに対し，続編である後作のゲームもプレイしたいという欲求を喚起することにより，後作のゲームの購入を促すという技術思想を有するものと認められる。

そうすると，公知発明は，少なくとも，前作において実際にプレイしたキャラクタをセーブするとともに，前作のゲームにおいてキャラクタのレベルが１６以上となるまでプレイしたという実績（以下「プレイ実績」という。）をセーブすることが，その技術思想を実現するための必須条件となる。そのため，前作において実際にプレイしたキャラクタ及びプレイ実績に係る情報をセーブできない記憶媒体を採用した場合には，後作のゲームにおいても，前作のゲームのキャラクタでプレイをしたり，前作のゲームのプレイ実績により，後作のゲームのプレイを有利にすることができなくなる。このことは，前作のゲームをプレイしたユーザに対し，続編のゲームをプレイしたいという欲求を喚起することにより，後作のゲームの購入を促すという公知発明の技術思想に反することになる。

したがって，当業者は，公知発明１のディスクについて，前作において実際にプレイしたゲームのキャラクタ及びプレイ実績をセーブできない記憶媒体，すなわち，「記憶媒体（ただし，セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。）」に変更しようとする動機付けはなく，かえって，このような記憶媒体を採用することには，公知発明の技術思想に照らし，阻害要因があるというべきである。

そして、出願日前に存在したＭＳＸ規格のマシン（パソコンの共通規格であるＭＳＸ規格を採用したマシンで、ＲＯＭカセットスロット２口とフロッピーディスクドライブ１口が設けられるのが標準的）における「沙羅曼蛇」と「グラディウス２」（先行技術発明A）等のように、２本のゲームのＲＯＭカセットを所有し、ゲーム機のスロットに挿入するのみで拡張されたゲーム内容を楽しめるゲームが周知技術であったとしても、これを公知発明１に対して適用するに当たり、公知発明１のディスクを、プレイ実績をセーブできない記録媒体に変更すると、公知発明１の技術思想（前作のゲームのキャラクタでプレイをしたり、前作のゲームのプレイ実績により後作のゲームのプレイを有利にする）に反することになるとしました。

同様に、ゲームに登場するキャラクタをゲームプログラムにプリセットしておき、プレイヤーがキャラクタを適宜選択できるようにすることが、本件特許の出願当時において、技術常識であったとしても、公知発明１のプレイ実績をプリセットされたキャラクタに係る情報に変えると公知発明の技術思想に反することになるとしました。

切替キー（相違点４）について

まず、知財高裁は、事実認定として、公知発明１の切替キーには、ＤＤⅠを挿入したという情報は含まれないとした審決を支持しました。キャラクタの情報はその後ＤＤⅡでプレイするためにファミコンゲームシステム内に残す必要があるが、他方でＤＤⅠを挿入したという情報はプレイのために必要な情報ではない上、ＤＤⅠを挿入したという情報が保存されていることを裏付ける的確な証拠がないというのがその理由です。
（この点は、ＤＤⅠが装填されたことを示すデータも含むと判断した大阪地裁判決とは事実認定が異なります。）
その上で、知財高裁は、上記同様、セーブできない記憶媒体を採用することは、公知発明１の技術思想に反するとしました。

公知発明は，少なくとも，前作のキャラクタをセーブするとともに，キャラクタのプレイ実績をセーブすることが，その技術思想を実現するための必須条件となるから，キャラクタ及びプレイ実績に係る情報をセーブできない記憶媒体を採用した場合には，公知発明の技術思想に反することになる。

したがって，「キャラクタのレベルが１６以上である」という条件２に係る情報を切換キーから除くなどして，記憶媒体についてセーブデータが記憶可能な記憶媒体としないことは，公知発明を都合よく分割してその必須条件を省略しようとするものであるから，上記のとおり，公知発明の技術思想に反することは明らかである。

結論

以上より、知財高裁は、本件発明１は進歩性を欠くとはいえず、有効であると判断しました。

本件発明２が進歩性を欠くとはいえないこと

知財高裁は、本件発明２についても、上記①の「記憶媒体（ただし，セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。）」（相違点５～７）の点及び上記②の切替キーの点（相違点８）について、公知発明２とは相違があり、かつ、当業者が容易に想到できたとはいえないとして、審決の判断を支持しました。

なお、審決においては、本件発明２と公知発明２は、上記①②に加え、③他の媒体を装填させるインストラクションを表示させるのが、本件発明２では「上記所定のキーが読み込まれていないときのみ」であるのに対し、公知発明２ではＤＤⅡがディスクシステムに挿入されるとき、「まどうせんきのゆうけんし」とのメニュー項目をテレビの画面に表示し、さらに、テレビの画面の「まどうせんきのゆうけんし」が選択されたときに、「まどうせんきのＡメンをいれてください」とのインストラクションを表示させている点（相違点９）でも相違し、当業者が容易に想到できたとはいえないと判断されていましたが、知財高裁は、上記①②の相違点について容易に想到できたといえないことから、③について判断するまでもなく審決に違法はない（特許は有効である）としました。

コメント

今回の審決取消訴訟判決では、別件の特許権侵害訴訟における大阪地裁の判決とは異なる判断が下されました。
同じ引例による進歩性欠如が主張され、本件発明と引例と相違点の把握についても両判決で大きく異なるところはないと思われますが、今回の審決取消訴訟判決では、公知発明が「前作のゲームのキャラクタでプレイをしたり、前作のゲームのプレイ実績により後作のゲームのプレイを有利にする」という技術思想を有するとされ、これにより、セーブデータを記憶できるディスクを、セーブデータを記憶できない記憶媒体に変更することには阻害要因があるとされました。

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（文責・藤田）

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