平成29年2月28日、最高裁判所は、商標法第4条第1項第10号違反を理由とする登録商標の無効審判請求の除斥期間（5年）を経過した場合であっても、自己の商品等表示として周知の商標との関係では、同号に該当することを理由として、商標権違反の請求に対して権利濫用の抗弁を主張可能であるとの判決を下しました。
商標法第47条の除斥期間経過後であっても、商標法第39条が準用する特許法第104条の3第1項の抗弁あるいは権利濫用の抗弁を主張することができるかについては、かねてから議論のあるところでしたが、この度の最高裁判決により、前者は否定されるものの、後者の主張が可能であることが明示されました。
ポイント
骨子
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- 商標法第4条第1項第10号を理由とする無効審判請求がないまま商標設定登録日から5年を経過した後，商標権侵害訴訟の相手方は、同号該当をもって同法39条、特許法第104条の3第1項の抗弁を主張することは、原則として許されない。
- 商標法第4条第1項第10号を理由とする無効審判請求がないまま商標設定登録日から5年を経過した後でも、商標権侵害訴訟の相手方は、自己の商品等表示として周知の商標との関係での同号該当を理由として権利濫用の抗弁を主張することが許される。
判決概要
| 裁判所 | 最高裁判所第三小法廷 |
|---|---|
| 判決日 | 平成29年2月28日 |
| 事件番号 | 平成27年（受）第1876号 |
| 原判決 | 福岡高判平成27年6月17日平成26(ネ)791号 |
| 裁判官 | 裁判長裁判官 大橋 正春 裁判官 岡部 喜代子 裁判官 大谷 剛彦 裁判官 木内 道祥 裁判官 山崎 敏充 |
解説
キルビー事件最高裁判決と特許法第104条の3の抗弁（特許無効の抗弁）
本件では、商標法第39条が準用する特許法第104条の3第1項に基づく抗弁（以下「商標登録無効の抗弁」といいます。）の主張の可否が争われました。そのため、まずは、同抗弁について、簡単に説明します。
特許権侵害訴訟では、特許権の侵害を主張された当事者は、特許法第104条の3第1項に基づく特許無効の抗弁を提出することが常態化していますが、これは、最判平成12年4月11日民集54巻4号1368頁（以下「キルビー事件最高裁判決」といいます。）を機に、平成16年の特許法改正で新設されたものです。
特許は行政処分であることから、その有効性の判断は処分庁である特許庁の専権に属することが原則です。そのため、従前の実務では、無効理由の存在が疑われる特許であっても、特許の有効性に関する特許庁の判断が下されるまでは、侵害訴訟において、特許を有効として取り扱ってきました。
しかしながら、特許が明らかに無効理由を有する場合にまで、権利者に権限行使を許すことは適切ではありません。このような問題意識を背景に、キルビー事件最高裁判決は、次のとおり述べて、特許無効審判確定前であっても権利濫用の抗弁が主張可能であることを正面から認めました。
特許に無効理由が存在することが明らかであり、訂正審判の請求がなされているなど特段の事情を認めるに足りないから、本件特許権に基づく損害賠償請求が権利の濫用にあたり許されない
そして、キルビー事件最高裁判決を受けて、平成16年特許法改正により新設されたのが、特許法第104条の3です。特許法第104条の3第1項は次のとおり定めています。
特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により又は当該特許権の存続期間の延長登録が延長登録無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができない
同項は「特許無効審判により…無効にされるべきものと認められること」との文言がある点で要件に相違があるものの、キルビー事件最高裁判決と概ね同内容の抗弁の主張を認めるものです。
商標法第4条第1項第10号の商標登録無効理由
商標法第4条第1項第10号は、次のとおり、他者の周知商標と同一又は類似する商標について、その登録を認めていません。
次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
10 他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
そして、商標法は、商標登録が同法第4条第1項に違反してされたときには、商標登録の無効審判の請求を認めています（商標法第46条第1項第1号）。
もっとも、他方で、同法第4条第1項第10号違反を理由とする無効審判請求については、不正の目的がない場合には、商標登録の日から5年間の除斥期間を設けています（商標法第47条第1項）。
そうすると、商標登録無効の抗弁については、仮に、①上記の除斥期間が途過している場合には、「商標登録無効審判により無効にされるべきものと認められること」がなく、果たして、同抗弁を主張することができるのか、そして、②これが難しい場合であっても、更に、権利濫用の抗弁の主張が可能であるか、が問題となります。
この点、上記①については、本判決が引用する最判平成17年7月11日判時1907号125頁（以下「バレンチノ事件最高裁判決」といいます。）があることを前提として、消極に解する説と、特許法第104条の3第1項の上記限定は、あくまでも、立法技術上の理由にすぎず、冒認や共同出願違反等の特許無効審判が主張できない場合であっても、特許無効の抗弁の主張を許容する特許法第104条の3第3項があることから、除斥期間経過後であっても、商標登録無効の抗弁の主張が可能と、積極に解する説が対立していました。
他方、②については、主張可能であるとの見解が有力であったものの、消極に解する裁判例と、積極に解する裁判例のいずれもが存在するところであり、実務上はこのような抗弁の主張については、理論上不明確さが残る、との状況にありました。
上記①及び②について最高裁レベルで判断が示された点に本判決の先例的意義があります。
権利濫用に関する2つの最高裁判決
キルビー事件最高裁判決は、特許法の分野で、特許に無効事由が存在する場合の特許権者による権利行使の可否を問題とするものですが、商標法の分野では、キルビー事件最高裁判決に先立ち、権利濫用の法理を商標権侵害事件に適用した最判平成2年7月20日民集44巻5号876頁（以下「POPEYEマフラー事件最高裁判決」といいます。）があります。
POPEYEマフラー事件最高裁判決で、最高裁は「仮に、商標登録に商標法46条1項所定の無効理由が存在しない場合であっても，登録商標の取得経過や取得意図、商標権行使の態様等によっては，商標権の行使が，客観的に公正な競争秩序を乱すものとして権利の濫用に当たり，許されない場合がある」と判示しています。
そのため、仮に、商標登録無効の抗弁が成立しない場合であっても、一般法理としての権利濫用の法理の適用可能性は残ると考えられてきたものの、両判決が呈示する枠組みの関係が理論上は問題となりうる状況にありました。
事案の概要
被上告人は、米国法人が製造する電気瞬間湯沸器（以下「本件湯沸器」といいます。）について、平成6年11月に、日本国内における独占的販売代理店契約を締結し、「エマックス」、「EemaX」又は「Eemax」の文字を横書きしてなる商標（以下「被上告人使用商標」といいます。）を使用して、本件湯沸器の販売を行ってました。
そして、平成15年12月20日、上告人と被上告人は本件湯沸器について、販売代理店契約を締結していたところ、平成17年9月16日、上告人は「エマックス」の文字を標準文字で横書した商標について、指定商品を「家庭用電気瞬間湯沸器、その他の家庭用電熱用品類」として商標権設定登録を受けました（以下「本件商標」といいます。なお、上告人は、平成22年にも商標登録を受けていますが、割愛します。）。
その後、上告人・被上告人との間では、販売代理店関係の解消や、上告人による本件商標の湯沸器への使用等をめぐり、2度の訴訟が係属しました。
このような状況で、被上告人は、平成24年4月に、上告人による本件商標を使用した本件湯沸器の販売が、不正競争防止法第2条第1項第1号の不正競争に該当すること等を理由として、本件商標の使用差止及び損害賠償請求を行いました。
これに対して、上告人が、本件商標に基づく被上告人使用商標の差止請求反訴を提起したところ、非上告人は、本件商標が商標法第4条第1項第10号の周知商標に該当するとして、商標権の行使が許されないと主張しました。なお、本件商標については、登録から5年以上が過ぎていますので、無効審判の除斥期間は経過している状況にあります。
原審の判断
原審は、本件の事実関係の下、被上告人使用商標が、被上告人の不正競争防止法第2条第1項第1号の周知表示にあたるとして、本訴請求の一部を認容しました。
他方、反訴請求については、被上告人使用商標が、商標法第4条第1項第10号の周知表示に該当し、これと同一又は類似である本件商標は、同号の商標登録を受けることができない商標に該当することから、商標登録無効の抗弁が認められるとして、その請求を棄却しました。
判示事項
最高裁は、本訴請求については、本件の事実関係の下、被上告人使用商標が不正競争防止法上の周知表示であると直ちには認定できず、これを認めた原審の判断には法令適用の誤りがあるとして、原審に差し戻しました。
他方、反訴請求については、以下説明するとおり、①商標法第4条第1項第10号該当を理由とする無効審判請求の除斥期間を途過したことから、商標登録無効の抗弁を排斥したものの、②本件商標が、被上告人の周知商標であることを理由とする権利濫用の抗弁の主張は許されるとして、更なる事実関係を審理させるべく、本件の一部を原審に差し戻しました。以下、商標法に関する判示部分をご紹介します。
商標法第47条第1項の除斥期間経過後の商標登録無効の抗弁
最高裁は、バレンチノ事件最高裁判決に言及した上で、商標法第47条第1項が5年の除斥期間を設けている趣旨が「商標登録がされたことにより生じた既存の継続的な状態を保護するために，商標登録の有効性を争い得ないものとしたこと」であることを確認しました。
その上で、除斥期間を経過した後は、第4条第1項第10号を理由とする無効審判を請求することができないのであるから、商標権侵害訴訟において、問題とされる商標が無効されるべきものと認める余地がないことに加えて、このような形での権利行使を許すと「既存の継続的な状態を保護するものとした同法47条1項の上記趣旨が没却されることとなる」と述べて、次のとおり、上告人の主張を退けました。
そうすると，商標法4条1項10号該当を理由とする商標登録の無効審判が請求されないまま商標権の設定登録の日から5年を経過した後においては，当該商標登録が不正競争の目的で受けたものである場合を除き，商標権侵害訴訟の相手方は，その登録商標が同号に該当することによる商標登録の無効理由の存在をもって，本件規定に係る抗弁を主張することが許されないと解するのが相当である。
権利濫用の抗弁
他方、権利濫用の抗弁については、商標法第4条第1項第10号が周知商標と同一又は類似する商標の商標登録を認めていないのは、出所混同の防止に加えて、周知商標について、①自己の業務にかかる商品等を表示するものとして認識されている者と、②商標登録出願人との利益調整を図る趣旨があると判示します。
その上で、最高裁は、POPEYEマフラー事件最高裁判決を参照しつつ、次のとおり、①に該当する者に対する商標権者の権利行使は、原則として権利濫用に該当するとします。
そうすると，登録商標が商標法４条１項10号に該当するものであるにもかかわらず同号の規定に違反して商標登録がされた場合に，当該登録商標と同一又は類似の商標につき自己の業務に係る商品等を表示するものとして当該商標登録の出願時において需要者の間に広く認識されている者に対してまでも，商標権者が当該登録商標に係る商標権の侵害を主張して商標の使用の差止め等を求めることは，特段の事情がない限り，商標法の法目的の一つである客観的に公正な競争秩序の維持を害するものとして，権利の濫用に当たり許されないものというべきである…
そして、このような権利濫用の抗弁は、商標法4条1項10号を理由とする無効審判請求の除斥期間経過後も、主張可能であることを認めます。
商標法4条1項10号該当を理由とする商標登録の無効審判が請求されないまま商標権の設定登録の日から５年を経過した後であっても，当該商標登録が不正競争の目的で受けたものであるか否かにかかわらず，商標権侵害訴訟の相手方は，その登録商標が自己の業務に係る商品等を表示するものとして当該商標登録の出願時において需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であるために同号に該当することを理由として，自己に対する商標権の行使が権利の濫用に当たることを抗弁として主張することが許されると解するのが相当である。
もっとも、本件の事案の下では、被上告人商標が、本件商標の出願時までに、「日本国内の広範囲にわたって取引者等の間に知られるようになったとは直ちにいうことができない」として、周知性を否定し、この点について、更に審理させるべく、本件を原審に差し戻しました。
補足意見
本判決には、山崎裁判官の補足意見が付されています。補足意見は、多数意見が、本判決で、権利濫用と認めた商標法第4条第1項第10号違反の場合は「権利濫用と判断される場合の一つの類型化された事例を示すものと位置づけることができる」とした上で、次のように、仮に同号を理由とする権利濫用の主張が認められなくとも、本件の事案の下では、権利濫用の主張が認められる可能性があることを示唆します。
ところで，原審の認定するところによると，被上告人は，本件湯沸器を製造する米国法人であるＡ社との間で日本国内における独占的な販売代理店契約を締結し，被上告人使用商標を使用して本件湯沸器の販売を行っている者であり，上告人は，被上告人との間で本件湯沸器の販売代理店契約を締結したが，その後契約関係が解消され，独自に本件湯沸器を輸入して日本国内における販売をしている者であるところ，上告人による本件湯沸器の販売をめぐっては本件訴訟以前にも2度にわたり被上告人との間で訴訟が係属し，その2度目の訴訟では，上告人の商標使用行為が不正競争防止法2条1項1号に該当する旨の第1審判決を経て，控訴審において，上告人が「エマックス」という商品名を使用しないことを誓約する旨の訴訟上の和解が成立している。このような上告人と被上告人との関係や過去における訴訟の経緯等の事情は，上告人による商標権の行使が権利の濫用に当たるか否かを判断するについて有意の関連を有するものであり，被上告人は，本件において，上告人による商標権の行使が権利の濫用に当たるとして，これらの事情をそれを基礎付ける事情として主張しているものとみることができる。…
そうすると，差戻し後の審理において，仮に，本件各登録商標の商標法4条1項10号該当を理由とする権利の濫用が認められないこととなった場合には，原審において未だ判断がされていない上告人と被上告人との関係や過去における訴訟の経緯等の事情を含めた諸般の事情を考慮した上で，改めて上告人の本件各商標権の行使が権利の濫用に当たるか否かが審理判断されるべきことになる。
コメント
上述したとおり、本判決は、裁判例及び学説の対立していた、①無効審判請求の除斥期間が途過した状況における商標登録無効の抗弁については消極の、また、②権利濫用の抗弁の可否については積極の判断を、それぞれ示した点に先例的意義を有します。
この点、本判決は、権利濫用の抗弁を基礎付ける際に、POPEYEマフラー事件最高裁判決を引用し、キルビー事件最高裁判決に特段言及しておらず、権利濫用を基礎付ける事情を商標登録の無効理由に限定していません。このことは、補足意見が、商標法4条1項10号に基づく権利濫用の抗弁が認められない場面であっても、さらに、上告人と被上告人との関係や過去の訴訟の経緯等を含めた諸般の事情を考慮することができると述べているところです。
もっとも、権利濫用は規範的事実であることから、事案の総合的な判断により決せられるところ、その主張立証は必ずしも容易でなく、また、その性質上、予測可能性は必ずしも高くありません。そのため、実務上はいわば最後の砦とも言うべきであり、無効審判請求等の別の方法による防御が可能であるならば、それらを優先的に考慮すべきであると言えます。
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（文責・松下）
