本年（平成２８年）３月１５日、ＰＢＰクレーム（プロダクト・バイ・プロセス・クレーム）の物から製造方法へのカテゴリー変更を認める訂正審決が出されました。
ポイント
従前、物から製造方法へのカテゴリー変更を含む訂正は認められないと解されていたところ、ＰＢＰクレームは原則明確性（特許法第３６条６項２号）を欠くと判示した最判平成２７年６月５日（平成２４年（受）第１２０４号）が出されたことに伴い、そのような訂正が認められるようになるのかどうか注目されていました。
本審決は、
（１）「明瞭でない記載の釈明」（特許法第１２６条１項３号）を目的とするものに該当し、
（２）①発明の技術的意義と②「実施」に該当する行為を、訂正によって実質上拡張し、又は変更するものとはいえず、特許法第１２６条６項の規定に適合する、
などとして、物から製造方法へのカテゴリー変更を含む訂正を認めました。
審決概要
| 審決日 | 平成28年3月15日 |
|---|---|
| 番 号 | 訂正2016-390005 |
| 発 明 | 定着部材及び定着装置（特許番号：第5759172号） |
| 請求人 | キヤノン株式会社 |
| 審判官 | 丹治 彰、黒瀬 雅一、藤本 義仁、吉村 尚、千葉 成就 |
実務ポイント
訂正が認められるかどうかはあくまで個別判断ですが（特許庁ウェブサイトでも３月２８日付で「一律に訂正が認められるものではなく、事件ごとに個別に判断されますので、ご注意ください。」と記載されています。）、今回の訂正が特許法第１２６条６項の規定に適合すると判断した本審決の実務上の意義は大きいと思われます。すなわち、本件のように、ＰＢＰクレームを製造方法に置き換える訂正であれば、今後の訂正審判においても、本審決と同様、訂正が認められ、最判の基準により明確性要件を欠き無効とされる事態を回避できる可能性が十分あるのではないかと思われます。
解説
ＰＢＰクレームとは
ＰＢＰクレームとは、「特許が物の発明についてされている場合において，特許請求の範囲にその物の製造方法の記載がある」（最判平成２７年６月５日）場合を指します（なお、最判の記載には何の限定も付されていないものの、ここでいうＰＢＰクレームには化学・医薬等の分野において製造方法のみで特定されたクレームが該当するのであって、単に請求項の一部に経時的要素が含まれるだけでは該当しないと解釈すべきと考えておりますが、その議論はひとまず措くこととします）。
ＰＢＰクレームの審査時及び権利行使時の保護範囲については、物それ自体が同一であれば別の製造方法で製造された物にまで及ぶと考えるべきか（物同一性説）、それとも、製造方法が同じものに限定されると考えるべきか（製法限定説）、争いがありました。
最高裁判所第二小法廷は、平成２７年６月５日、審査時及び権利行使時のいずれも物同一性説に立つことを明らかにした上で、ＰＢＰクレームは、原則明確性要件（特許法第３６条６項２号）を欠く（明確性要件を満たすのは「出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか，又はおよそ実際的でないという事情が存在するときに限られる」）と判示しました。
最判後の特許庁の対応
この判決を受けて、特許庁は、審査時の対応について、物の発明に係る請求項にその物の製造方法が記載されている場合（一部に経時的要素が含まれる場合も含む）は、原則拒絶理由を通知することにしつつ（例外は「不可能・非実際的事情」があると判断できるとき）、このようなクレームを含む出願が広く拒絶されないよう、製造方法へのカテゴリー変更を含む補正を推奨するなどしています（特許庁「プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する当面の審査の取扱いについて」ご参照）。
しかし、特許登録後に関しては、物から製造方法へのカテゴリー変更を含む訂正は（１）「明瞭ではない記載の釈明」を目的とする訂正であると認められるとしつつ、（２）「実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。」（特許法第１２６条６項）との要件を満たすかどうかはあくまで個別判断であるとしていました（特許庁「訂正審判・訂正請求Ｑ＆Ａ」Ｑ１５）。
本件における訂正の内容
（訂正前の請求項１）
基材と、発泡シリコーンゴムからなる弾性層と、表層とをこの順に有し、該発泡シリコーンゴムは発泡剤としてシリカゲルを含む液状シリコーンゴム混和物を発泡および硬化させて形成したものであることを特徴とする電子写真装置用の熱定着装置に用いられる定着部材。
（※定着部材の構成要素の１つである発砲シリコーンゴムの特徴が製造方法で特定されている。）
（訂正後の請求項１）
基材と、発泡シリコーンゴムからなる弾性層と、表層とをこの順に有する、電子写真装置用の熱定着装置に用いる定着部材の製造方法であって、該発泡シリコーンゴムを、発泡剤としてシリカゲルを含む液状シリコーンゴム混和物を発泡および硬化して形成することを特徴とする定着部材の製造方法。
（※定着部材の製造方法の発明に変更）
審決の内容
（１）明瞭でない記載の釈明（特許法第１２６条１項３号）
今回の訂正審決は、まず、上記最判の基準により明確性要件を欠くおそれがある物の発明を、製造方法の発明へ変更する訂正は「明瞭でない記載の釈明」（特許法第１２６条１項３号）を目的とするものに該当することを確認しました。
（２）特許請求の範囲の拡張・変更（特許法第１２６条６項）
次に、「実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。」（特許法第１２６条６項）との要件については、以下の①②の点から、これに適合すると判断しました。
①発明の技術的意義
訂正の前後で発明が解決しようとする課題・解決手段に実質的な変更がないことから、発明の技術的意義を訂正によって実質上拡張し、又は変更するものとはいえない。
②「実施」に該当する行為
訂正後の発明の「実施」に該当する行為は訂正前の発明の「実施」に該当する行為に全て含まれる（物同一性説により、訂正前の物の発明の実施の方が、ＰＢＰクレーム以外の方法での物の生産や、ＰＢＰクレーム以外の方法で製造された物の使用・譲渡等を含む点で、訂正後の製造方法の発明の実施よりも広い）ので、第三者にとって不測の不利益が生じるおそれはなく、訂正前の発明の「実施」に該当する行為を実質上拡張し、又は変更するものとはいえない。
今後の実務への影響
冒頭にも記載のとおり、訂正が認められるかどうかは個別判断であるものの、ＰＢＰクレームを製造方法に置き換えるという同種の訂正であれば、本審決と同様、訂正が認められる可能性が十分あるのではないかと思われます。この点で本審決の意義は大きいものと考えられます。
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（文責・藤田）
