職務発明規程整備の基礎知識 (2) – 特許法が定める企業内発明の取扱い
投稿日 : 2024年2月22日｜最終更新日時 : 2024年2月22日｜ 飯島 歩
第1回「職務発明規程の意味と役割」で説明したとおり、職務発明規程には、特許法が定めているデフォルトルールを各社の制度で書き換えるという役割があります。
具体的にみると、特許法は、企業内発明であっても、発明者個人が権利を取得していることとしているのに対し、多くの会社は、職務発明規程により、職務発明については会社に権利が帰属するものとしています。また、発明者に支払う報償金についても、各社とも、特許法の相当の利益に関する規定とは別に具体的な算定基準を設け、特許法を上書きしています。
このように、社内制度としての職務発明制度は、多くの場合、特許法のデフォルトルールの書き換えによって成り立っており、職務発明に関する近年の法改正は、多分にデフォルトルールの書き換えについての準則を定めてきたという面があります。
このような「デフォルトルールとその上書き」という関係性に鑑みると、実際に職務発明規程を整備するにあたっては、その背後で特許法がどのような制度を定めているのか、また、その制度の書き換えにおいてはどのようなことが要求されるのか、といったことを理解しておくことが必要です。
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職務発明とは
そもそも職務発明とは何なのでしょうか。特許法は、企業内発明、つまり使用者と従業者という関係性の中で生じた発明のうち、①使用者の業務範囲に属すること（業務範囲要件）、②発明者が使用者における現在または過去の職務として発明行為をしたこと（職務要件）、という条件を満たすものを「職務発明」と定義しています（特許法35条1項）。
つまり、ある会社の従業員がした発明であっても、およそ会社の業種と縁のない技術についての発明や、会社の仕事と関係なく家庭内で生み出された発明は、職務発明に該当しないこととなります。
職務発明でない発明は、一般に「自由発明」と呼ばれますが、その中でも、職務要件は充足しないものの業務範囲要件は充足する発明、つまり、個人的にしたものの会社の業務に関連がある発明は、しばしば「業務発明」と呼ばれます。
なお、判例は、業務範囲要件も、職務要件も、比較的緩やかに解釈しており、社内で生まれた発明が職務発明に該当しない、ということは、あまりありません。
職務発明にかかる権利の帰属
従業者が職務発明をした場合に、誰がその権利者となるのか、という問題は、国際的にみれば、お国柄の出る問題です。まじめな会社員であれば、会社から給料をもらって研究開発活動をし、発明が生まれたのなら、それは会社のものになるのが当然だろう、と思われるかもしれませんが、日本法がそうなっていないことは説明したとおりです。
比較法的にみると、英国や中国などのように、会社、つまり、使用者に帰属する、との考え方（「使用者帰属主義」ないし「使用者主義」）の国がある一方で、米国やドイツなどのように、発明者個人に帰属するとの考え方（「発明者帰属主義」ないし「発明者主義」と呼ばれます。）を採用する国もあります。
日本は、かつては使用者主義を採用していましたが、大正10年の特許法改正により、発明者主義に変更され、現在に至っています。実は、日本の特許法は、この点をはっきりとは書いていないのですが、職務発明に関する特許法35条の構造や、特許の要件に関する特許法29条1項が、特許出願をすることができる人を「発明をした者」としていることなどが根拠となっています（ちなみに、著作権法は使用者主義を採用しています。）。
発明者主義のもとでは、会社が研究開発投資をし、発明者は給与を受けながら会社の職務として発明をしても、発明の権利は、なお個人である発明者のものとなります。もちろん、その背景には、発明という人間の創作活動の成果を労働の成果と区別し、これを個人に帰せしめることが発明の奨励や産業の発達に資するという考え方があるのですが、ここが、職務発明を巡る様々な問題の原点であることも確かです。
使用者の通常実施権
このように、特許法のデフォルトルールでは、会社は職務発明の権利者にはなれないわけですが、発明について何の権限もないかというと、以下の特許法35条1項は、「通常実施権」、つまり、会社は非独占のライセンスを有することを定めています。
（職務発明）
第三十五条 使用者、法人、国又は地方公共団体（以下「使用者等」という。）は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員（以下「従業者等」という。）がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明（以下「職務発明」という。）について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。
（略）
通常実施権があれば会社は発明を実施できますし、発明者にロイヤルティなどを支払う必要があるわけでもありませんが、ここにいう「非独占」というのは、権利者が複数のライセンシーにライセンスを与えることができる、という意味ですので、会社は、従業者である発明者からみて、潜在的に多数存在し得るライセンシーのひとりに過ぎないことになります。つまり、発明者は、競合他社にライセンスを与えることもできれば、発明者が権利を持つ以上、特許権を競合他社に売却することもできるのです。
社内で発明をした従業者が成果を競合先にライセンスしたり、売却したりできるとなっては、会社としては、研究開発投資をすることなどできません。特許法のデフォルトルールのままだと、会社は、非常に不安定な地位に置かれることになるわけです。
権利の取得の制限
そこで、多くの会社は、あらかじめ職務発明規程で特許法のデフォルトルールを変更し、社内で発明が生じた場合に、会社がその発明にかかる権利を取得することとしています。このように、あらかじめ用意された規定によって発明にかかる権利を取得するのは「予約取得」と呼ばれ、前回説明したとおり、その実現が、職務発明規程の最も基本的かつ重要な役割に位置づけられます。
もっとも、特許法上どのような発明でも予約取得できるわけではありません。以下の特許法35条2項は、職務発明を除いて使用者が発明にかかる権利を取得することをあらかじめ定めた規定は無効となる、と定めているからです。
（職務発明）
第三十五条 （略）
２ 従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ、使用者等に特許を受ける権利を取得させ、使用者等に特許権を承継させ、又は使用者等のため仮専用実施権若しくは専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定めの条項は、無効とする。
（略）
これは少々分かりにくい規定ですが、要するに、従業者による発明のうち、業務範囲要件と職務要件を満たす職務発明であれば予約取得できるものの、それ以外の発明（自由発明）まで予約取得することを定めてしまうと無効になる、というルールです。
ここで、上記の特許法の規定によって無効になるのは、職務発明でない発明を予約取得する定めですので、①職務発明を予約取得する規定が無効になることはなく、また、②自由発明であっても、予約でない取得すること、つまり、自由発明が生まれた後に、任意の契約によって会社がその権利を買い取ることまでは制限されません。
そのため、職務発明規程において会社が発明にかかる権利を取得することを定めるにあたっては、職務発明と自由発明を区別したうえで、それぞれの取り扱いを定めることが重要になります。
原始取得
上述のとおり、特許法のデフォルトルールでは、発明者がまず権利を取得しますので、会社が権利を取得しようと思うと、発明者から権利を承継することになるのが原則です。
しかし、現在の特許法35条3項は、以下のとおり、一定の要件を満たす場合には、発明にかかる権利がはじめから使用者に帰属することとしています。このように、権利発生時にはじめから権利を取得することは、「原始取得」と呼ばれます。
（職務発明）
第三十五条 （略）
３ 従業者等がした職務発明については、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、その発生した時から当該使用者等に帰属する。
（略）
発明にかかる権利について原始取得を導入すれば、予約取得が簡便かつ確実になる一方、それによる不利益は限定的です。職務発明規程の整備においては、前向きに採用を検討したい事項です。
外国の権利の取得
日本国内で生じた発明について、日本における特許を受ける権利を取得するのは日本法によることになりますが、外国における特許を受ける権利の取得については、どの国の法律が適用されるのか、つまり、日本法が適用されるのか、あるいは、出願地の法律が適用されるのか、という問題があります。
最高裁判所は、この問題につき、最三判平成18年10月17日平成16年（受）第781号において、傍論ながら、出願地の法律によるとの考え方を示しました。上述のとおり、比較法的には、発明者主義の国もあれば使用者主義の国もありますが、厳密には、日本国内で生じたひとつの発明について、各国で出願しようと思えば、そういった各国の制度が適用されることを前提に権利を取得する制度とする必要があるわけです。
もっとも、日本は、発明者主義に立脚しながら、一定の要件を満たせば原始取得も認めているという複雑な制度を採用していることもあり、日本法に沿った規定とすれば、各国の特許を受ける権利を取得する上で障害になることはないと考えられます。詳細は、
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（文責・飯島）
